INDEMNIZAÇÃO por INFRACÇÃO aos DIREITOS

de

PROPRIEDADE INTELECTUAL

 ANTÓNIO SANTOS ABRANTES GERALDES

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO

TEMAS DA JURISDIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE COMÉRCIO

 Centro de Estudos Judiciários, 31 de Maio de 2010

1. Introdução [1]

O direito da propriedade intelectual abarca a propriedade industrial e os direitos de autor e direitos conexos, matéria regulamentada de forma autónoma, respectivamente, no CPI e no CDADC.[2]

Sem embargo das diferenças de conteúdo e de soluções, existem áreas em que praticamente a regulamentação se sobrepõe. Assim acontece com a matéria da indemnização por perdas e danos resultante da violação de qualquer dos direitos de exclusivo.

A verdadeira compreensão do regime actual debate-se com a ausência praticamente absoluta de jurisprudência sobre o assunto, agravada pela falta de trabalhos doutrinais sobre o regime anterior e ainda mais sobre o actual regime, quer na área do direito de propriedade industrial, quer dos direitos de autor.

2. Antecedentes históricos

2.1. Propriedade industrial

Dispunha o art. 211º do CPI de 1940 que “a propriedade industrial tem as garantias estabelecidas por lei para a propriedade em geral e será especialmente protegida, nos termos do presente diploma e demais leis e convenções em vigor.

Em concretização de tal garantia, prescrevia o art. 227º que “a aplicação das penas cominadas não isenta os delinquentes da obrigação de reparar as perdas e danos causados, fixando-se a respectiva indemnização nos termos gerais de direito”, solução que, embora em termos mais genéricos, também constava do art. 222º.

O CPI de 1995, aprovado pela Lei nº 16/95, de 24-1, limitou-se praticamente a enunciar no seu art. 257º que “a propriedade industrial tem as garantias estabelecidas por lei para a propriedade em geral e é especialmente protegida nos termos do presente diploma e demais leis e convenções em vigor”. O CPI de 2003 aprovado pelo Dec. Lei nº 36/03, de 5-3, nada adiantou, uma vez que o seu art. 316º praticamente reproduziu o anterior art. 257º.

Por via de qualquer dos diplomas, através da equiparação dos direitos de propriedade intelectual aos direitos reais, aceder-se-ia, além do mais, às regras relacionadas com a prática de actos ilícitos causadores de danos.[3]

Patrício Paul, em abordagem à responsabilidade civil, no domínio do CPI de 1940, escrevia que “a indemnização dada ao lesado deve restabelecer o equilíbrio patrimonial perturbado pelo acto ilícito, aproximando a situação real do lesado, ou seja, a que ele tem depois da lesão, daquela situação hipotética em que ele provavelmente se encontraria, no momento em que é julgada a acção de indemnização, se não tivesse sido cometido o acto causador do prejuízo”.[4]  

Contudo, a tutela cível, sendo demasiado genérica, revelava-se inadequada à especificidade de tais direitos, aos interesses que lhes subjazem e à multiplicidade ou amplitude das infracções. A mera remissão para o clássico instituto da responsabilidade civil colocava dificuldades quando se tratava de promover ou apreciar a efectiva reparação dos danos, designadamente quanto aos factores que deveriam ser ponderados.[5]

Na prática, os direitos de propriedade industrial eram colocadas a par de quaisquer outros direitos absolutos, sem se atentar na sua especificidade e sem concretização de elementos que especificamente devessem ser atendidos relacionados com infracções a direitos de propriedade intelectual, designadamente no que concerne à ponderação dos lucros ilicitamente obtidos pelo infractor.

É verdade que algumas vozes consideravam possível esta ponderação já consagrada noutros ordenamentos jurídicos de matriz anglo-saxónica, tendo em conta, por exemplo, o objectivo de tutelar eficazmente os investimentos na descoberta de novas patentes.[6] Mas a ponderação dos lucros do infractor estava longe de ser pacífica tanto no campo doutrinal como jurisprudencial. Ainda que na jurisprudência já fossem feitas alusões á função punitiva da responsabilidade civil, as mesmas eram de pendor genérico, geralmente para justificar a especial reprovabilidade de factos ilícitos violadores de direitos de personalidade através de meios de comunicação social ou para quantificar indemnizações por danos de natureza não patrimonial em casos especialmente graves.[7]

No mais, não se conhece qualquer decisão judicial que, em termos expressos, tenha ponderado autonomamente o lucro do agente para efeitos de determinação da indemnização por danos de natureza patrimonial, o que encontrava justificação no facto de tal quantificação depender essencialmente da teoria da diferença consignada no art. 566º, nº 2, do CC., sendo de notar que o art. 564º, nº 1, releva para o efeito o prejuízo causado (danos emergentes) e os benefícios que o lesado deixou de obter (lucros cessantes), mas nada refere acerca dos lucros obtidos pelo infractor que superem o valor daquelas parcelas.  

2.2. Direitos de autor e direitos conexos

Também nos direitos de autor a regulamentação da responsabilidade civil era parca, verificando-se a mesma necessidade de reforçar os meios de tutela cível na vertente da indemnização dos danos.

Sem embargo de normas dispersas pelo CDADC (v.g. o art. 112º), para as típicas infracções valia o disposto no art. 203º, determinando que “a responsabilidade civil emergente da violação dos direitos previstos neste Código é independente do procedimento criminal …”, a par do art. 211º, segundo o qual, “para cálculo da indemnização devida ao autor lesado, atender-se-á à importância da receita resultante do espectáculo ou espectáculos ilicitamente realizados”.

A respeito de uma concreta situação, Oliveira Ascensão era taxativo ao afirmar que o anterior art. 211º do CDADC a mandava “ter em conta a receita para efeitos de cálculo da indemnização por lucros cessantes, e não para dar o direito à totalidade das receitas”, acrescentando que em tal normativo “a lei diz que «se atende», logo, que entra em conta, o que é incompatível com uma apropriação”, concluindo que o titular “pode exigir todo o lucro obtido enquanto se demonstrar que foi à custa do titular, portanto que este o teria obtido se não fosse a intervenção do terceiro”.[8]

2.3. Sendo parca a doutrina sobre a matéria da indemnização por responsabilidade civil extracontratual no domínio dos direitos de propriedade intelectual também a jurisprudência é pouco frequente, o que revela, que os interessados privilegiam o recurso a acções (ou providências cautelares) de natureza inibitória ou ligadas ao registo dos direitos.

Sem alargar em demasia no período temporal de pesquisa, detectaram-se os seguintes arestos:

a) Ac. da Rel. de Lisboa, de 18-12-06, CJ, tomo V, tomo, pág. 126:

“Constitui obrigação do empresário ou entidades promotoras de qualquer espectáculo em que se executem ou reproduzam obras musicais obter previamente a respectiva autorização dos seus autores ou de quem os represente.

Tal autorização presume-se onerosa, dando lugar à liquidação dos direitos autorais respectivos e ao pagamento da consequente remuneração.

O valor devido é o que resultar da percentagem estabelecida sobre o montante total e efectivo da venda de bilhetes relativo ao espectáculo.”

b) Ac. da Rel. de Lisboa, de 2-3-04, CJ, tomo II, pág. 71:

“Provando-se que a concepção gráfica da primeira página de um jornal diário, de grande expansão, pertence à empresa proprietária, isto só pode significar que os direitos de autor de carácter patrimonial de que era titular o autor do grafismo foram por este total ou definitivamente transmitidos para aquela empresa.

Quanto aos denominados direitos morais, mantêm-se na titularidade do autor do grafismo.

O desgosto causado pelo facto da ré ter usado para fins publicitários o dito grafismo, criado para um jornal de qualidade e não para mensagens publicitárias, configura um dano de carácter não patrimonial susceptível de reparação”.

c) Com referências, ainda que de pendor não decisivo, ao novo regime, o Ac. da Rel. do Porto, de 27-1-09 (www.dgsi.pt):

“No domínio do CDADC, o pedido indemnizatório do demandante pode ser alicerçado nas remunerações que teriam sido auferidas caso o infractor tivesse solicitado autorização para utilizar os direitos em questão, as quais, por via de regra, se apresentam como um minus relativamente àqueles prejuízos, tanto assim que a actual lei não permite fixação de quantum inferior às mesmas.

No âmbito da actual redacção introduzida pela Lei nº 16/08 de 1-4, o autor deve alegar os prejuízos efectivamente sofridos, mas, na impossibilidade de se fixar, o montante do prejuízo por ele efectivamente sofrido, pode o tribunal, em alternativa, e desde que o lesado não se oponha, estabelecer, oficiosamente uma quantia fixa com o recurso à equidade, tendo como critério orientador e limite mínimo o valor das referidas remunerações.

O arbitramento de compensação por danos não patrimoniais apenas pode operar relativamente ao lesado e se este provar que sofreu graves afectações decorrentes da prática do facto ilícito, não sendo suficiente alegar-se que esta indemnização é necessária por razões de prevenção de futuras infracções e que se despende esforço em inúmeras acções judiciais que se instauram”.

3. Directiva 2004/48/CE

3.1. Num contexto de deficitária tutela de direitos de propriedade intelectual que, aliás, não era problema exclusivo do ordenamento jurídico nacional, houve a necessidade de se alcançar uma mais ampla protecção através de iniciativas legislativas de âmbito mais vasto.

Tal objectivo foi prosseguido, desde logo, pelo Acordo ADPIC/TRIPS, em cujo art. 45º sob a epígrafe “indemnização”, se prevê que:

“1. As autoridades judiciais serão habilitadas a ordenar ao infractor que pague ao titular do direito uma indemnização por perdas e danos adequada para compensar o prejuízo sofrido pelo titular do direito devido à infracção do direito de propriedade intelectual dessa pessoa por parte de um infractor que sabia ou deveria saber que estava a desenvolver uma actividade ilícita.

2. As autoridades judiciais serão igualmente habilitadas a ordenar ao infractor que pague ao titular do direito o montante das despesas que poderão incluir os honorários de advogado apropriados.

Em determinados casos, os Membros podem autorizar as autoridades judiciais a ordenar a restituição dos lucros e/ou o pagamento de indemnização por perdas e danos pré-estabelecidas, mesmo no caso de o infractor não saber nem dever ter sabido que estava a desenvolver uma actividade ilícita”.

Esta iniciativa foi desenvolvida no âmbito da União Europeia, culminando com a aprovação da Directiva 2004/48/CE, também apelidada Directiva de Enforcement,[9] com o objectivo de reforçar os direitos de propriedade intelectual.[10]

Ficou consignado no art. 13º, sob a epígrafe “indemnização por perdas e danos”, que:

1. Os Estados-membros devem assegurar que, a pedido da parte lesada, as autoridades judiciais competentes ordenem ao infractor que, sabendo-o ou tendo motivos razoáveis para o saber, tenha desenvolvido uma actividade ilícita, pague ao titular do direito uma indemnização por perdas e danos adequada ao prejuízo por este efectivamente sofrido devido à violação.

Ao estabelecerem o montante das indemnizações por perdas e danos, as autoridades judiciais:

a) Devem ter em conta todos os aspectos relevantes, como as consequências económicas negativas, nomeadamente os lucros cessantes, sofridas pela parte lesada, quaisquer lucros indevidos obtidos pelo infractor e, se for caso disso, outros elementos para além dos factores económicos, como os danos morais causados pela violação ao titular do direito; ou

b) Em alternativa à al. a), podem, se for caso disso, estabelecer a indemnização por perdas e danos como uma quantia fixa, com base em elementos como, no mínimo, o montante das remunerações ou dos direitos que teriam sido auferidos se o infractor tivesse solicitado autorização para utilizar o direito de propriedade intelectual em questão.

2. Quando, sem o saber ou tendo motivos razoáveis para o saber, o infractor tenha desenvolvido uma actividade ilícita, os Estados-Membros podem prever a possibilidade de as autoridades ordenarem a recuperação dos lucros ou o pagamento das indemnizações por perdas e danos, que podem ser pré-estabelecidos.

3.2. A redacção de actos normativos emanados de órgãos internacionais ou supranacionais obedece uma técnica legislativa que naturalmente não é coincidente com a que é comummente usada nos ordenamentos jurídicos nacionais. As dificuldades que isso suscita revelam-se sobremaneira em face de actos normativos que, como as Directivas, têm de ser transpostos por cada um dos Estados-Membros, sendo frequentes as dificuldades de harmonização com os conceitos jurídicos ou com a legística nacional.

O facto de a União Europeia integrar uma multiplicidade de Estados com sistemas jurídicos diversos revela as dificuldades na formulação de preceitos abstractos, o que está bem patente na norma em análise. Com efeito, por um lado, faz apelo à reparação do prejuízo efectivamente sofrido pelo lesado; por outro, manda atender também aos lucros indevidamente auferidos pelo infractor, factor que, até então, era estranho à maioria dos ordenamentos jurídicos nacionais, com excepção dos de matriz anglo-saxónica.[11]

Em concreto: se o ressarcimento dos danos efectivamente sofridos não suscita qualquer espécie de dificuldades, carecendo apenas de ajustamento às especificidades das situações que envolvem direitos de propriedade intelectual, já a possibilidade de ser feita a ponderação dos lucros do infractor constitui um elemento inovador e que rompe com a estrutura clássica do instituto da responsabilidade civil tal como é regulado nos sistemas de direito continental.

3.3. O Preâmbulo da Directiva tem a função de explicitar as soluções consagradas no texto normativo, dele constando, além de outras considerações, as seguintes ideias-força determinantes das medidas de tutela:

a) Proteger a propriedade intelectual como elemento essencial para o êxito do mercado interno (1) e (8);

b) Fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual através de meios eficazes que encorajem a inovação e a criação e incentivem os investimentos (3);

c) Dar seguimento a convenções internacionais de que os Estados-Membros são signatários (6);

d) Harmonizar os regimes que se destinam a fazer respeitar os direitos, evitando as disparidades de tratamento da matéria referente ao cálculo das indemnizações por perdas e danos (7) e assegurando um nível de protecção homogéneo em todos os Estados-Membros (10);

e) Distinguir as actuações dolosas das actuações meramente negligentes e das actuações sem dolo nem negligência (17) e (25);

f) No que concerne à quantificação da indemnização, especificar uma série de factores que, assentando fundamentalmente nos prejuízos patrimoniais e não patrimoniais do lesado, levem à ponderação também dos lucros indevidos do infractor, ainda que quanto a estes se observe que se trata de “permitir o ressarcimento fundado num critério objectivo que tenha em conta os encargos, tais como os de investigação e de identificação, suportados pelo titular” e não de “introduzir a obrigação de prever indemnizações punitivas” (26).[12]

3.4. Para além do art. 13º, a matéria das indemnizações é aflorada ainda nas seguintes normas da Directiva:

a) Art. 1º: necessidade de assegurar o respeito pelos direitos de propriedade intelectual que traduz a preventiva especial e geral da responsabilidade civil;

b) Art. 2º, nº 1: prevalência do direito interno que se mostre mais favorável, atribuindo relevo ao direito já constituído e legitimando o legislador a reforçar ainda mais a tutela dos direitos de propriedade intelectual (art. 2º, nº 1);

c) Art. 3º: necessidade de os meios de tutela serem justos e equitativos e eficazes, proporcionados e dissuasivos (art. 3º);

d) Art. 4º: legitimidade activa concedida aos titulares dos direitos, às pessoas autorizadas a utilizá-los e aos organismos de gestão de direitos colectivos e organismos de defesa da profissão (art. 4º);

e) Arts. 6º e 8º: expressa previsão do dever de cooperação da parte contrária no que concerne à instrução do processo, perante a alegação sustentada de direitos por parte do lesado (arts. 6º e 8º);

f) Art. 9º: previsão de medidas cautelares de natureza inibitória que impeçam a violação ou a continuação da violação de direitos (art. 9º);

g) Arts. 10º a 12º: previsão de medidas definitivas de reparação destinadas a impedir a consumação ou a continuação da violação, com possibilidade de fixação de sanção pecuniária compulsória, podendo ser adoptadas medidas específicas para actuações sem dolo nem negligência.

3.5. A Directiva releva sob duas perspectivas: por um lado, como elemento de interpretação e de integração, tendo em conta o princípio do primado do direito europeu; por outro, como linha definidora da tutela mínima que deve ser assegurada aos titulares de direitos de propriedade intelectual.[13]

Deste modo, constata-se que nenhum Estado ficou impedido de aprovar legislação que reforçasse ainda mais os meios de protecção dos direitos de propriedade intelectual, sendo apenas vedado ficar aquém das medidas de protecção mínimas nela previstas.

4. Transposição da Directiva:

4.1. Ainda que com algum atraso,[14] através da Lei nº 16/08, de 1-4, procedeu-se à transposição da Directiva com alteração simultânea do CPI e do CDADC.

Ao CPI foi aditado o art. 338º-L, com a epígrafe “indemnização por perdas e danos” e com a seguinte redacção:

“1 - Quem, com dolo ou mera culpa, viole ilicitamente o direito de propriedade industrial de outrem, fica obrigado a indemnizar a parte lesada pelos danos resultantes da violação.

2 - Na determinação do montante da indemnização por perdas e danos, o tribunal deve atender nomeadamente ao lucro obtido pelo infractor e aos danos emergentes e lucros cessantes sofridos pela parte lesada e deverá ter em consideração os encargos suportados com a protecção, investigação e a cessação da conduta lesiva do seu direito.

3 - Para o cálculo da indemnização devida à parte lesada, deve atender-se à importância da receita resultante da conduta ilícita do infractor.

4 - O tribunal deve atender ainda aos danos não patrimoniais causados pela conduta do infractor.

5 - Na impossibilidade de se fixar, nos termos dos números anteriores, o montante do prejuízo efectivamente sofrido pela parte lesada, e desde que esta não se oponha, pode o tribunal, em alternativa, estabelecer uma quantia fixa com recurso à equidade, que tenha por base, no mínimo, as remunerações que teriam sido auferidas pela parte lesada caso o infractor tivesse solicitado autorização para utilizar os direitos de propriedade industrial em questão e os encargos suportados com a protecção do direito de propriedade industrial, bem como com a investigação e cessação da conduta lesiva do seu direito.

6 - Quando, em relação à parte lesada, a conduta do infractor constitua prática reiterada ou se revele especialmente gravosa, pode o tribunal determinar a indemnização que lhe é devida com recurso à cumulação de todos ou de alguns dos aspectos previstos nos nºs 2 a 5.

7 - Em qualquer caso, o tribunal deve fixar uma quantia razoável destinada a cobrir os custos, devidamente comprovados, suportados pela parte lesada com a investigação e a cessação da conduta lesiva do seu direito”.

No CDADC foi introduzido o art. 211º, com a epígrafe “indemnização” e com a seguinte redacção:

“1 - Quem, com dolo ou mera culpa, viole ilicitamente o direito de autor ou os direitos conexos de outrem, fica obrigado a indemnizar a parte lesada pelas perdas e danos resultantes da violação.

2 - Na determinação do montante da indemnização por perdas e danos, patrimoniais e não patrimoniais, o tribunal deve atender ao lucro obtido pelo infractor, aos lucros cessantes e danos emergentes sofridos pela parte lesada e aos encargos por esta suportados com a protecção do direito de autor ou dos direitos conexos, bem como com a investigação e cessação da conduta lesiva do seu direito.

3 - Para o cálculo da indemnização devida à parte lesada, deve atender-se à importância da receita resultante da conduta ilícita do infractor, designadamente do espectáculo ou espectáculos ilicitamente realizados.

4 - O tribunal deve atender ainda aos danos não patrimoniais causados pela conduta do infractor, bem como às circunstâncias da infracção, à gravidade da lesão sofrida e ao grau de difusão ilícita da obra ou da prestação.

5 - Na impossibilidade de se fixar, nos termos dos números anteriores, o montante do prejuízo efectivamente sofrido pela parte lesada, e desde que este não se oponha, pode o tribunal, em alternativa, estabelecer uma quantia fixa com recurso à equidade, que tenha por base, no mínimo, as remunerações que teriam sido auferidas caso o infractor tivesse solicitado autorização para utilizar os direitos em questão e os encargos por aquela suportados com a protecção do direito de autor ou direitos conexos, bem como com a investigação e cessação da conduta lesiva do seu direito.

6 - Quando, em relação à parte lesada, a conduta do infractor constitua prática reiterada ou se revele especialmente gravosa, pode o tribunal determinar a indemnização que lhe é devida com recurso à cumulação de todos ou de alguns dos critérios previstos nos nºs 2 a 5”.

4.2. Com ressalva da enunciação específica dos direitos a que se reportam, a redacção dos preceitos é praticamente idêntica. Ainda assim, algumas diferenças de pormenor existem que mais se evidenciam quando se colocam em paralelo (pondo-se em itálico as diferenças essenciais e em sublinhado os aspectos que em cada uma das normas são mais relevantes para efeitos de determinação e quantificação das indemnizações).

4.3. Outros países deram seguimento ao mesmo dever de transposição da Directiva.

I - Em Espanha foram alterados, além de outros dispositivos, o art. 140º da Lei de Propriedade Intelectual, o art. 66º da Lei de Patentes, o art. 43º da Lei de Marcas e o art. 55º da Lei de Protecção Jurídica do Desenho Industrial.

Segundo o actual art. 140º da Lei de Propriedade Industrial:

“1. La indemnización por daños y perjuicios debida al titular del derecho infringido comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener a causa de la violación de su derecho.

La cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

2. La indemnización por daños y perjuicios se fijará, a elección del perjudiciado, conforme a alguno de los criterios siguientes:

a) Las consequencias económicas negativas, entre ellas la pérdida de benefícios que haya sufrido la parte perjudiciada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita.

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.

Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilicita de la obra.

b) La cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudiciado, se el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propriedad en cuestión.

...”.

O nº 2 do art. 66º da Lei de Patentes passou a ter a seguinte redacção:

“2. Para fijar la indemnización por perdas y daños se tendrán en cuenta, a elección del perjudiciado:

a) Las consequencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habria obtenido previsiblemente de explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor y los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado.

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.

b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme el derecho.

Para su fijación se tendrá en cuenta especialmente, entre otros factores, da importancia económica del invento patentado, la duración de la patente en el momento en que comenzó da violación y número y clase de licencias concedidas en ese momento”.

As demais normas modificadas apresentam uma redacção muito semelhante, com ligeiras diferenças justificadas apenas pelo objecto da protecção.

O art. 43º da Lei de Marcas prescreve a atendibilidade de: [15]

“Las consequencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habria obtenido mdiante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación y los beneficios que haya obtenido el infractor como consequencia de la violación”.

O art. 55º da Lei de Protecção Jurídica do Desenho Industrial determina que se tenham em conta:

“Las consequencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habria obtenido de la explotación del diseño si no hubiera tenido lugar la violación de su derecho y los beneficios obtenidos por el infractor como consequencia de la violación del derecho del titular del diseño registrado”.

II - No Luxemburgo foi modificado o art. 43º da Lei sobre Direitos de Autor que passou a ter a seguinte redacção:

“Pa partie lésée a droit à réparation de tout préjudice qu’elle subit du fait d’une atteinte à un droit d’auteur, un droit voisin ou un droit sui generis sur une base de données.

La jurisdiction qui fixe les dommages et intérêts:

a) Prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies para la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans les cas appropriés, des éléments autres que des factuers économiques, como le préjudice moral causé aux titulaires du droit du fait de l’atteinte ;

b) À titre d’alternative, la jurisdiction peut décider, dans les cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d’éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits que auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de proprieté intellectuelle en question".

Foi também modificado, em termos semelhantes, o art. 80º da Lei sobre Propriedade Industrial.

III - Em Itália a transposição levou, além do mais, à modificação do art. 158º, nº 2, da Lei de Direitos de Autor, passando a ter a seguinte redacção:[16]

“Il ressarcimento dovuto al danneggiato é liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223º, 1226º e 1227º del Codice Civile.

Il lucro cessante é valuato dal giudice ai sensi dell’articolo 2056º, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto.

Il giudice puo liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l’autore della violazione avesso chiesto al titolare l’autorizzazione per l’utilizzazione del diritto”.

Foi também modificado o art. 125º do Código da Propriedade Industrial, sob a epígrafe “risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell’autore della violazione”, passando a ter a seguinte redacção:

1. Il risarcimento dovuto al danneggiato é liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223º, 1226º e 1227º del Codice Civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.

2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano.

In questo caso il lucro cessante é comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.

3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento”.

5. Análise do regime jurídico vigente:

5.1. A primeira observação que pode ser feita é que o regime da quantificação de indemnizações por infracções à propriedade intelectual constitui uma das manifestações da oponibilidade de direitos subjectivos.

Gozando o interessado da exclusividade do direito (cfr. o art. 1º do CPI e o art. 9º, nº 2, do CDADC), para além de poder impedir a sua violação ou a continuação da violação, pode reclamar indemnização ou compensação pelos danos causados.

O nº 1 do art. 338º-L do CPI e o nº 1 do art. 211º do CDADC acabam por concretizar o que, em termos genéricos, está previsto no art. 483º do CC. É, aliás, manifesto o paralelismo que pode estabelecer-se com o teor deste preceito que concentra os pressupostos da responsabilidade que, com mais desenvolvimentos, mas com menos clareza, também surgem naquelas normas específicas:

a) O evento: o facto que traduz a infracção.

b) A ilicitude: a contrariedade ao direito, pressuposto essencial da responsabilidade civil.[17]

c) A natureza dolosa ou negligente da conduta, com regime mais gravoso para a primeira modalidade, nos termos que resultam do nº 6 de cada uma das disposições.

Se as condutas dolosas não deixam dúvidas quanto à sua projecção para efeitos de responsabilidade civil, também assim ocorre com as condutas negligentes. Importa para o efeito ponderar que os direitos de propriedade intelectual são marcados pela exclusividade e oponibilidade erga omnes, características que, em relação aos direitos de propriedade industrial são fortalecidas pelo específico regime do registo e da publicitação (art. 29º do CPI), elevando o grau de exigibilidade em relação a terceiros no que concerne à averiguação da titularidade de tais direitos e das circunstâncias que inibem ou limitam o seu uso.[18]

Não há, no entanto, lugar a responsabilidade objectiva, tendo em conta a ausência de norma especial exigida pelo art. 483º, nº 2, do CC,[19] sem embargo da eventual aplicação do instituto subsidiário do enriquecimento sem causa (arts. 473º e segs. do CC), na modalidade do enriquecimento por intervenção, verificados que sejam os respectivos pressupostos.

d) Naturalmente é necessária a verificação de um dano de natureza patrimonial ou não patrimonial, sendo a quantificação da respectiva indemnização o cerne deste despretensioso trabalho.[20]

e) Por fim, deve existir um nexo de causalidade entre a violação e o dano.

5.2. Existe uma diferença ligeira na redacção dos preceitos. Enquanto o art. 338º-L do CPI prevê a obrigação de reparar a parte lesada pelos “danos”, no art. 211º do CDADC tal obrigação tem tradução nas “perdas e danos”.

Era escusada esta diferença terminológica tanto mais estranha quanto é certo que ambos os normativos resultaram do mesmo processo legislativo, parecendo mais acertada a primeira expressão que está em consonância com o que, a respeito da responsabilidade civil em geral e da quantificação da indemnização, decorre dos arts. 483º, nº 1, e 562º e segs. do CC.

De todo o modo, nada de útil se extrai de tal diferença terminológica, pois que também no nº 2 do art. 338º-L se alude a “perdas e danos”, o que permite afirmar, com total segurança, a equivalência entre as expressões “danos” e “perdas e danos”, qualquer delas com capacidade para envolver tanto os danos emergentes como os lucros cessantes.

5.3. O sistema de quantificação das indemnizações confronta-se com as normais dificuldades emergentes da ponderação de cada um dos critérios ou factores enunciados nos preceitos dos arts. 338º-L do CPI e 211º do CDADC.

No que respeita aos factores que são comuns à responsabilidade civil em geral, o recurso à doutrina e a jurisprudência bastará para a resolução das dúvidas, embora devam ter-se em conta as especificidades da matéria de facto inerente aos direitos de exclusivo.

Mas tendo o legislador respondido à necessidade de transpor para o direito interno determinações que constavam da Directiva, bem podia ter usado uma técnica legislativa mais adequada, em vez de abrir o campo a escusados debates na doutrina e a dúvidas que por certo se vão suscitar na jurisprudência quando os tribunais se confrontarem com a sua aplicação prática.

Era de facto dispensável uma técnica legislativa tão errática e tão confusa que, na prática, acaba por entregar aos tribunais, aos quais deveriam ser dadas indicações precisas potenciadoras de segurança e de certeza jurídica, uma larga margem de arbítrio no que concerne ao restabelecimento do equilíbrio violado com a prática das infracções aos direitos de propriedade intelectual.

Compreende-se o critério previsto no nº 5 para os casos de impossibilidade de quantificação exacta através de critérios objectivos que reflictam verdadeiramente a realidade. Consideração que deve estender-se ao nº 4, no que respeita à tutela dos danos de natureza não patrimonial. O que de modo algum se compreende é a solução consignada nos nºs 2 e 6 que deixa em aberto resultados para os quais deveriam concorrer factores precisos e bem delimitados, atenuando a margem de incerteza e de insegurança jurídica que continuará a pairar sobre o regime das indemnizações.

5.4. Não se mostra fácil enunciar aquilo que, para efeitos de quantificação da indemnização, deve ser imputado a danos emergentes ou a lucros cessantes, fazendo todo o sentido adaptar a cada espécie de direitos (direitos de propriedade industrial e direitos de autor e direitos conexos) e, depois, a cada modalidade em concreto os conceitos já suficientemente estabilizados ao nível da responsabilidade civil geral.

São, por exemplo, danos emergentes os seguintes:[21]

a) Os que decorrem da sub-utilização da capacidade produtiva instalada, na pressuposição da exploração da patente em regime de exclusivo e sem a concorrência ilegítima do infractor, ou da inutilização parcial de uma parte da capacidade produtiva existente; outrossim os custos indirectos devidos a despedimentos de trabalhadores que tenham sido dispensados por causa da correspondente redução da actividade produtiva;[22]

b) Os que se revelam através do desprestígio da marca, do produto ou da obra, da perda do crédito ou da afectação da imagem, designadamente quando da actuação do infractor resulte uma desconfiança em relação à qualidade dos bens protegidos de natureza comercial ou cultural; ou ainda as despesas necessárias para recuperação do prestígio da marca ou do produto ou clarificação de dúvidas que a actuação tenha causado;

c) Os custos da protecção do direito (registo, publicidade legal, etc.) ou os imputados à actividade de investigação e de cessação da conduta, designadamente os custos de natureza judicial com advogados, custas processuais ou peritagens.[23]

Em relação aos lucros cessantes, é corrente a enunciação de quatro tipos de situações (partindo-se, para o efeito, do paradigma do direito de patente):[24]

a) Quando o titular explora ou pretende explorar directamente o direito e comercializar os produtos, o lucro cessante mede-se através da redução do preço ou do volume de vendas em consequência da concorrência ilegítima;

b) Quando a exploração é feita através de terceiros licenciatários, o lucro cessante é medido através do preço das licenças que deveriam ter sido solicitadas pelo infractor;

c) Combinação entre a exploração directa e a exploração através de terceiros, casos em que são aplicáveis as anteriores als. a) e b);

d) Quando ainda não se iniciou nem se esperava iniciar a exploração, os lucros cessantes medir-se-ão através do preço das licenças que hipoteticamente seriam autorizadas se infractor as tivesse solicitado.[25]

5.5. O maior relevo ao nível da responsabilidade civil é reservado aos danos de natureza patrimonial que mais evidentemente se revelam nos casos de infracção a direitos de propriedade industrial, mas que envolvem também direitos de autor e direitos conexos.

Para o efeito importa notar a consagração específica de instrumentos de direito adjectivo com vista ao apuramento de dados objectivos, implicando o dever de cooperação por parte do infractor, nos termos que constam do art. 338º-C do CPI e do art. 210º-A do CDADC. Por essa via será mais fácil obter “elementos que estejam na posse, na dependência ou sob o controlo da parte contrária”, para posterior ponderação pelo tribunal que vai pronunciar-se sobre o pedido de indemnização, medida que pode revelar-se mais importante quando estejam em causa “actos praticados à escala comercial” nos termos definidos pelo art. 338º-A do CPI e pelo art. 210º-L do CDADC, em que a recolha de elementos de prova pode abarcar “documentos bancários, financeiros, contabilísticos ou comerciais”.

A actividade instrutória pode, aliás, inscrever-se na esfera da tutela cautelar e instrumental, visando a preservação de meios de prova nos termos previstos no art. 338º-D do CPI e no art. 210º-B do CDADC (diligências probatórias ad perpetuam rei memoriam).[26]

5.6. Deve ser considerada a possibilidade de valorar os danos de natureza não patrimonial sofridos pelo lesado a que também se alude no art. 13º, nº 1, al. a), da Directiva.[27]

Também aqui se revela a deficiência na construção normativa, na medida em que, malgrado a diversa natureza dos danos patrimoniais e não patrimoniais, surgem amalgamados, sendo legítimo inquirir se foi intenção do legislador que os danos não patrimoniais constituíssem um dos factores a atender na determinação do montante global dos danos, como parece decorrer do art. 338º-L do CPI no qual, depois da exemplificação constante do nº 2, se prescreve no nº 4 a atendibilidade dos danos não patrimoniais.

Interpretação que parece ganhar ainda mais relevo no art. 211º do CDADC, uma vez que tanto no nº 2 como no nº 4 os factores exemplificados são reportados, sem qualquer distinção, a ambas as espécies de danos, ainda que alguns não tenham manifestamente qualquer relação com danos de natureza não patrimonial ligados a direitos de natureza pessoal.

E tal resultado parece justificar-se ainda mais ao constatar-se que para determinar a indemnização nos casos mais graves previstos no nº 6 de cada um dos preceitos se admite o recurso cumulativo a todos ou a alguns dos “aspectos” referidos nos anteriores nºs 2 a 5.

Todavia, malgrado as aparências, cremos que se impõe uma distinção de ordem metodológica, aliás, corrente na responsabilidade civil em geral, de modo a separar os factos e as correspondentes pretensões que respeitam aos danos patrimoniais dos que se reportam a danos de natureza não patrimonial. Se bem que algumas circunstâncias da infracção possam relevar para a valoração e quantificação de ambas as espécies de danos, parece aconselhável que se invoquem e apreciem com autonomia os danos não patrimoniais, circunstanciando os aspectos que exercem influência tanto na gravidade da infracção, como no montante da compensação que ao titular do direito seja devida.

5.7. O resultado final da acção de indemnização está condicionado, em grande parte, pelas opções do próprio autor no que concerne à alegação dos factos reveladores dos danos e dos diversos critérios para a sua determinação e à apresentação dos meios de prova necessários para o seu apuramento.[28]

No que concerne aos meios de prova, o interessado pode ainda beneficiar do uso por parte dos tribunais dos poderes de investigação. Mas tal actividade é de natureza complementar, servindo apenas para completar ou aprofundar diligências de prova que tenham sido promovidas, não podendo traduzir-se em pura substituição do ónus probatório a cargo das partes.

Mais rigoroso é o sistema no que concerne à alegação dos factos. Não havendo qualquer regime especialmente previsto para as acções de indemnização em matéria de direitos de propriedade intelectual, é exclusivamente sobre o autor, como titular do direito, que recai o ónus de alegação dos respectivos factos constitutivos, maxime os que integram cada um dos diversos factores reveladores da dimensão qualitativa e quantitativa dos danos.

5.8. A alusão aos lucros especificamente obtidos pelo infractor como factor que pode ser usado para determinar a indemnização nos casos referidos nos nºs 2 e 6 de cada um dos preceitos merece considerações adicionais.

5.8.1. O resultado da transposição da Directiva para o ordenamento jurídico nacional não abona em matéria de técnica legislativa.

A um regime de ressarcimento dos danos que praticamente deixava em branco tudo quanto respeitasse especificamente às consequências cíveis de infracções a direitos de propriedade intelectual, dependentes, como a generalidade das situações, às regras gerais da responsabilidade civil extracontratual, sucedeu um regime que colocou à disposição dos interessados e, depois, à ponderação dos tribunais uma série de normativos cuja redacção ou concatenação é de tal modo complexo e confusa que se adivinham as dificuldades com que as partes e os tribunais se debaterão quando se confrontarem com a tutela cível daqueles direitos de exclusivo.

Se antes a crítica assentava na falta de especificação dos factores determinativos das indemnizações ou compensações, agora apresenta-se-nos uma multiplicidade de elementos que podem ou devem ser ponderados, sem que tenham sido deixados sinais claros acerca do modo de aplicação.

A dúvida principal que ressalta do texto gira em torno de saber se

a) O legislador pretendeu que na fixação da indemnização se atendesse a todo o lucro obtido pelo infractor (envolvendo a responsabilidade punitiva ou “punitive damages” de matriz anglo-saxónica) ou se

b) Tal factor está condicionado pelo que decorre do nº 1, com limitação da indemnização ao valor dos danos causados na esfera do titular do direito medidos pelos prejuízos efectivamente sofridos.

A primeira solução encontra apoio no facto de, nos termos do nº 2, ao lado da atendibilidade dos danos emergentes e dos lucros cessantes, se referir também o “lucro obtido pelo infractor”, factor que mais se evidencia nas situações previstas no nº 6, onde a possibilidade da cumulação é expressamente acautelada.

Tal solução será óbvia para quem já defenda, a partir do regime geral da responsabilidade civil, que esta pode desempenhar também uma função punitiva, tendo o legislador explicitado em sede dos direitos da propriedade intelectual a necessidade de se atender ao lucro do infractor como componente da indemnização, além dos danos que em sentido estrito foram provocados na sua esfera jurídica.[29]

Mas a segunda solução também encontra alguns argumentos, podendo, por exemplo, invocar-se que nos Considerandos da Directiva se negou a atribuição dessa função punitiva da responsabilidade civil e ainda o facto de esta se não encaixar na tradição jurídica dos ordenamentos de matriz continental.

Neste contexto, seria legítimo observar que uma modificação de paradigma na sede específica das infracções de direitos da propriedade intelectual deveria ser expressa de modo inequívoco, em vez de ser deixada nas entrelinhas dos preceitos.

5.8.2. Para além das dificuldades de detectar todos os passos do processo legislativo, os Trabalhos Preparatórios a que pôde aceder-se (essencialmente o Diário da Assembleia da República, em www. parlamento.pt) pouco adiantam á resolução daquela dúvida.

Ainda assim, verifica-se que no Preâmbulo da Proposta do Governo, nº 141/X (§ 21º) se referia que:

“A matéria de indemnização por perdas e danos a fixar a favor do direito lesado inclui os danos patrimoniais e morais. O presente acto de transposição respeita o disposto no art. 13º da Directiva, passando o CDADC e o CPI a prever que, no cômputo da indemnização, sejam tidos em consideração todos os aspectos adequados: para além dos lucros cessantes sofridos pelo titular dos direitos de propriedade intelectual, os lucros indevidamente obtidos pelo infractor e, em caso de impossibilidade de aferição do prejuízo sofrido, as remunerações que teriam sido auferidas se o infractor tivesse solicitado autorização para utilizar o direito de propriedade intelectual”.

Em concretização desses objectivos, propunha-se para o art. 211º, nº 1, do CDADC (semelhante ao nº 3 do art. 338º-L do CPI), o seguinte:

“Na determinação do montante da indemnização por perdas e danos, patrimoniais e não patrimoniais, o juiz deve atender ao lucro indevidamente obtido pelo infractor, aos lucros cessantes sofridos pelo autor lesado e, sempre que se justifique, aos encargos por este suportados na investigação e na cessação da conduta lesiva do seu direito”.

Ao mesmo art. 211º do CDADC serviu ainda de base o Projecto-Lei do PCP, no qual se previa para o seu nº 3 a seguinte redacção:

“Na determinação do montante da indemnização por perdas e danos de carácter patrimonial, o tribunal deve atender designadamente à importância da receita obtida pelo infractor em resultado da actividade ilícita e aos lucros cessantes e danos emergentes sofridos pelo lesado”.

Nada mais se descobriu acerca dos motivos que levaram a fixar a redacção final dos normativos, designadamente na parte que se reporta aos lucros obtidos pelo infractor.

Nas “Observações” que diversas associações constituídas na área da defesa dos direitos de autor [30] apresentaram em relação à referida Proposta de Lei nº 141/X sugeria-se a seguinte redacção alternativa:

“1. Quem com dolo ou mera culpa viole o direito de autor ou direito conexo de outrem, fica obrigado a indemnizar o lesado pelos danos resultantes da violação.

2. …/…

3. Na determinação do montante da indemnização por perdas e danos de carácter patrimonial, o tribunal deve atender designadamente à importância da receita obtida pelo infractor em resultado da actividade ilícita e aos lucros cessantes e danos emergentes sofridos pelo lesado.

4. Na impossibilidade do lesado quantificar o montante do prejuízo efectivamente sofrido nos termos do número anterior, e desde que este a tal não se oponha, pode o tribunal, em alternativa, estabelecer a indemnização por perdas e danos patrimoniais com base em outros elementos como, no mínimo, as remunerações que teriam sido auferidas pelo lesado caso o infractor tivesse solicitado autorização para utilizar o direito em causa ou o valor correspondente á receita que seria auferida pelo lesado caso o infractor tivesse adquirido cópias autorizadas da obra ou prestação protegida.

5. Quando a conduta do infractor seja particularmente dolosa, constitua prática reiterada ou se revele especialmente gravosa, pode o Tribunal determinar a indemnização por danos patrimoniais recorrendo cumulativamente aos critérios dos nºs 3 e 4. …/…”.

5.8.3. No campo doutrinal, a legitimidade de uma solução em que os lucros auferidos pudessem reverter para o titular, ainda que superando o montante dos danos, já tinha defensores entre nós, mesmo em face doa legislação anterior.

Em face do anterior art. 211º do CDADC, Paula Meira Lourenço defendia que “a partir do momento em que o legislador prevê a ponderação das receitas obtidas pelo agente, como critério de determinação do montante da indemnização, afasta-se do clássico conceito de dano como diferença no património do lesado e consagra uma manifestação da função punitiva da responsabilidade civil”.[31] Referia ainda, a respeito da concorrência desleal, que “só a exigência de restituição do lucro do agente (montante punitivo ou dano punitivo) pode evitar a actuação baseada num critério de pura racionalidade económica lesiva de bens jurídicos valiosos e punir o agente”.[32]

A defesa de soluções que apostassem na atribuição ao titular de direitos de propriedade intelectual do lucro obtido à sua custa, independentemente do dano efectivamente sofrido, era também defendida por Júlio Gomes.[33]

Ainda antes da transposição da referida Directiva já Adelaide Menezes Leitão referia que “não se afirma um princípio de total correspondência entre indemnização e prejuízo, mas antes um princípio de adequação entre o dano e a indemnização” e que “no que concerne aos lucros indevidamente obtidos pelo infractor, o legislador comunitário utiliza o instituto da responsabilidade civil de forma a englobar o enriquecimento injusto. Trata-se, neste ponto, de avaliar o lucro de intervenção, isto é, o lucro de ingerência do infractor em bens jurídicos alheios”. Conclui afirmando que “ao consagrar o enriquecimento ilegítimo como elemento relevante para o estabelecimento da obrigação de indemnizar habilita-se uma indemnização superior ao dano”.[34]

A observação de alguns ordenamentos jurídicos que satisfizeram igualmente a transposição da Directiva revela a consagração da atendibilidade específica dos lucros auferidos pelo infractor, como ocorre em Espanha, no Luxemburgo e em Itália,[35] em sentido diverso daquilo para que apontavam as respectivas tradições jurídicas avessas à atribuição à responsabilidade civil de uma função punitiva complementar.

5.8.4. Nem o Acordo ADPIC/TRIPS, nem a Directiva impuseram que a responsabilidade civil por factos ilícitos a regular internamente em cada Estado determinasse a reversão para o lesado de todos os lucros auferidos do infractor.

Mas, além de não ficar vedada uma tal iniciativa interna, no sentido mais favorável aos interessados (art. 3º, nº 2, da Directiva), o legislador nacional não poderia deixar de prever a sua ponderação em sede de quantificação da indemnização.[36]

Servindo a Directiva como elemento integrador e auxiliar da interpretação do direito interno, à compreensão do direito nacional sobre a norma que se reporta à atendibilidade dos lucros auferidos pelo infractor pode convir a ponderação do disposto no art. 13º, nº 2, da Directiva, sendo os lucros do infractor um dos elementos, entre os demais exemplificados, a ter em consideração quando se trata de fixar uma indemnização cujo valor permita restabelecer o equilíbrio económico rompido ou perturbado pela prática da infracção.

Tal não passa necessariamente pela reversão da totalidade dos lucros, cuja prova, aliás, ainda que por aproximação, se revelará bem difícil na generalidade dos casos. Basta que, através da fixação de uma indemnização se consiga privar o infractor dos benefícios obtidos à custa do titular do direito, ponderando, designadamente, o custo efectivo de licenças que porventura fossem concedidas pelo interessado se acaso as mesmas fossem solicitadas, as receitas brutas e também as despesas inerentes à produção, utilização ou distribuição.

Se os danos na esfera do lesado não têm necessária correspondência com os lucros auferidos pelo infractor, estes não serão elemento estranho aos prejuízos que aquele sofreu e que decorrem, por exemplo, da redução das vendas dos produtos sujeitos a regime de exclusivo, devendo servir de elemento de quantificação da indemnização, tendo em conta não só a o valor da receita bruta, como o das remunerações que seriam devidas ao titular do direito se acaso o infractor tivesse seguido os procedimentos normais.[37]

Os lucros servirão de elemento auxiliar e complementar para efeitos de quantificação da indemnização, já que, naturalmente, num sistema concorrencial, os ganhos auferidos por um agente económico se repercutem, em regra, negativamente nos ganhos da concorrência, o que se revela especialmente quando no exercício dessa actividade tenham sido violados direitos de exclusivo.

Em conclusão, parece-nos que os lucros indevidamente auferidos pelo infractor, na medida em que se apurem dados objectivos a esse respeito, poderão constituir um factor adicional a acrescer ao valor da indemnização.

No entanto, podendo existir sobreposição entre os lucros cessantes (v.g. receitas que deixaram de ser recebidas com a venda dos direitos ou dos produtos) e aqueles lucros ilicitamente auferidos pelo infractor (v.g. resultante da produção e venda de produtos sem licença ou da utilização de direitos de outrem), o quantitativo referente aos lucros indevidos apenas terá relevo se e na medida em que não esteja já incluído na parcela dos lucros cessantes, evitando a duplicação.

6. Análise de cada uma das situações:

6.1. Situação paradigmática:

O destaque em matéria de regulação do direito de indemnização vai naturalmente para os casos que, não sendo de qualificar como especialmente graves, permitam a quantificação da indemnização recorrendo aos critérios gerais referidos no art. 338º-L, nºs 2 a 4, do CPI, ou no art. 211º, nº 2, nºs 2 a 4, do CDADC.

Segundo tais preceitos, o tribunal deve ponderar os seguintes aspectos:

- Danos emergentes;

- Lucros cessantes;

- Lucro obtido pelo infractor (atendendo, além do mais, à importância das receitas resultantes da conduta ilícita); e os

- Encargos suportados com a protecção do direito e com a investigação [38] e cessação da conduta.

- Danos não patrimoniais.

Assim, em relação ao cômputo da indemnização decorrente da generalidade das infracções que apresentem relevo em termos de direitos de propriedade intelectual:

a) O objectivo é o de ressarcir as “perdas e danos” sofridos pelo lesado (nº 1), devendo ser computados os danos patrimoniais, por um lado, e por outro, os não patrimoniais ou morais;

b) Relativamente aos danos patrimoniais importam sobremaneira os danos emergentes e os lucros cessantes, assim como o lucro obtido pelo infractor (nº 2), para cuja determinação importa considerar, como factor objectivo, a importância das receitas brutas, designadamente, quanto aos direitos de autor, das receitas de espectáculos realizados (art. 211º, nº 3, do CDADC);

c) Relevam ainda os encargos suportados com a protecção dos direitos violados e os relacionados com a investigação da infracção e com a cessação da conduta lesiva (nº 2);[39]

d) Especialmente quanto aos direitos de autor, nos termos do art. 211º, nº 4, 2ª parte, do CDADC (mas também com a possibilidade de adaptação aos direitos de propriedade intelectual, como o sugere o advérbio empregue no nº 2 do art. 338º-L do CPI), importa considerar as circunstâncias da infracção, a gravidade da lesão sofrida, o grau de difusão ilícita da obra ou da prestação ou outros aspectos que, de acordo com a natureza de cada direito, se mostrem relevantes para atingir o desiderato fundamental para que aponta o nº 1.

Estamos perante factores enunciados de forma exemplificativa,[40] no seguimento de um dos Considerandos da Directiva que aponta para a necessidade de a indemnização ser quantificada a partir de critérios objectivos, com o que se evitará a insegurança que emerge do recurso à equidade.

Sendo o objectivo final a indemnização dos danos, a sua quantificação deve ser encontrada a partir da ponderação de cada um dos elementos, à semelhança do que ocorre no âmbito da responsabilidade civil em geral, nos termos do art. 496º, nºs 1 e 3, do CC (no que concerne à quantificação da compensação por danos morais), ou do art. 564º, nº 2, do CC.

A redacção do preceito denota as dificuldades de fixação das indemnizações por infracção a direitos de propriedade intelectual fruto da diversidade das circunstâncias envolventes.

Fundamental é que sejam ponderados todos os elementos que estiverem acessíveis aos interessados e, depois, ao tribunal, por forma a que a indemnização restabeleça o equilíbrio económico posto em causa pela prática da infracção, sendo de notar, aliás, que a Directiva se basta com a atribuição ao lesado de uma “indemnização por perdas e danos adequada ao prejuízo por este efectivamente sofrido” (art. 13º, nº 1), objectivo cuja concretização se faz, ao nível do nosso direito interno, mediante a ponderação dos diversos aspectos referidos no nº 2, 3 e 4 (sendo de notar que cada um destes preceitos se emprega a expressão “deve atender”).

6.2. Situações em que se verifique a impossibilidade de apuramento dos danos (art. 338º-L, nº 5, do CPI e art. 211º, nº 5, do CDADC):

Pode ocorrer que, através dos diversos mecanismos de alegação e prova, incluindo o recurso a factos indiciários ou a presunções judiciais, não seja possível apurar o montante da indemnização, designadamente por falta de elementos reveladores dos danos (danos emergentes, lucros cessantes, despesas conexas, lucros do infractor, etc.).

Para estes casos prescreve-se que o tribunal pode fixar a indemnização com recurso à equidade, arbitrando uma quantia que corresponda, no mínimo, às remunerações que teriam sido auferidas pelo interessado se acaso o infractor lhe tivesse solicitado a licença ou autorização, acrescida dos encargos suportados com a protecção do direito (v.g. registos) e com a investigação e cessação da conduta. [41]

Trata-se de uma solução pragmática e que parte da constatação da enorme dificuldade de cumprimento do ónus de prova relativamente a factos situados da esfera de terceiros que podem assumir múltiplas formas e ocorrer em diversas escalas (local, regional, nacional ou global).

Em termos literais, esta solução é apresentada como uma “alternativa” à primeira solução.

Porém, o significado de tal expressão encontra mais equivalência com uma opção subsidiária do tribunal, de modo que apenas pode fazer-se uso do critério supletivo verificadas que sejam duas condições, uma objectiva e outra subjectiva:

1ª - Impossibilidade de determinação da indemnização mediante o recurso ao critério básico contido nos nºs 2 a 4;

2ª - Concordância expressa ou tácita do interessado.

Assim, para além da necessária afirmação da existência de um dano (sem o que não haverá direito de indemnização), deve verificar-se uma situação de objectiva “impossibilidade” (a que deve equiparar-se a grave dificuldade) na sua fixação. Não havendo elementos para quantificar objectivamente a indemnização e não podendo esta ser quantificada com recurso a juízos de equidade, por manifestação de oposição expressa ou tácita do interessado (ou por falta de elementos que permitam assentar neles os juízos equitativos), a sentença será de condenação total ou parcialmente ilíquida, nos termos do art. 661º, nº 2, do CPC.[42]

Tem sido objecto de discussão na doutrina saber se o direito de indemnização deve ser atribuído mesmo nos casos em que, havendo infracção ao direito privativo, o interessado não esteja ou não pretenda fazer uso lucrativo desse direito (maxime quando incida sobre patente não explorada comercialmente) ou, pelas mais diversas razões, não esteja disposto a conceder licenças de exploração quer a terceiros, quer ao concreto infractor.

De acordo com a doutrina tradicional, em tais situações não deveria ser reconhecido o direito de indemnização ao abrigo da responsabilidade civil extracontratual, sem embargo da eventual integração nas regras do enriquecimento sem causa.[43]

Cremos, no entanto, que, em face do direito vigente, sustentado e devidamente integrado pela Directiva, a tutela indemnizatória deve ser assegurada também nestes casos, fixando-se a indemnização com base no valor de uma hipotética licença que fosse concedida se acaso tivesse sido oportunamente solicitada, nos termos do nº 5.

6.3. Infracções que constituam práticas reiteradas ou especialmente gravosas (art. 338º-L, nº 6, do CPI, e art. 211º, nº 6, do CDADC).

Para tais situações determina a lei que a quantificação da indemnização será feita pelo tribunal “com recurso à cumulação de todos ou de alguns dos aspectos previstos nos nºs 2 a 5”.

Essa solução está expressamente apontada para os casos de condutas reiteradas do infractor, abarcando também as práticas especialmente gravosas, conceito indeterminado que deverá ser densificado pela doutrina e pela jurisprudência em confronto com as situações da vida real, ponderando designadamente a censurabilidade da conduta, a dimensão ou amplitude da violação, a sofisticação dos meios ou instrumentos empregues para a consumação da violação.

Tendo como objectivo fundamental o de alcançar uma indemnização ajustada a partir de elementos tão objectivos quanto possível, de acordo com as circunstâncias de cada caso, cabe ao autor, em primeiro lugar e, depois, ao tribunal ponderar de que modo pode ser alcançado esse objectivo através do recurso a todos ou a alguns dos critérios determinantes da indemnização.

A quantificação da indemnização em situações de maior gravosidade está fundamentalmente dependente do critério do tribunal em face das diversas circunstâncias de cada situação. Seguramente que, para o efeito, a indemnização nunca ficará aquém daquela que resultar da aplicação, respectivamente, dos critérios previstos no nº 2 (e no nº 4 do art. 211º do CDADC) e dos que decorrem da aplicação singela do nº 5. Não faria sentido que para situações de maior gravidade se alcançasse uma indemnização inferior à arbitrada em casos que não apresentam essa qualificação.

Duvidoso é se o preceito admite que, através da acumulação de todos os factores elencados nos nºs 2 a 5, se atinja, naquelas situações mais graves uma indemnização acrescida, como manifestação da vertente punitiva da responsabilidade civil, objectivo que, sendo defensável em termos sistemáticos (ao aludir à cumulação), pela sua novidade, deveria ter ficado explícito, em vez de se “empurrar” para os tribunais a resolução de dúvidas interpretativas.

7. Enriquecimento sem causa

7.1. Nos termos do art. 473º e segs. do CC, aquele que injustamente enriquecer à custa de outrem é obrigado a restituir aquilo com que se locupletou, merecendo especial atenção o enriquecimento por intervenção que decorre da intromissão em bens ou direitos alheios.

O enriquecimento sem causa, com a sua vocação generalista, ainda que de pendor subsidiário, não é figura estranha aos direitos de propriedade intelectual, cobrindo situações que não encontram sustentação nas regras da responsabilidade civil, mais concretamente quando não exista culpa do agente. Sendo os direitos de propriedade intelectual marcados pela exclusividade, os lucros da sua exploração devem, em princípio, reverter para o seu titular.

Para Menezes Leitão, tanto em relação aos direitos de autor como aos direitos de propriedade industrial é legítimo o recurso subsidiário ao enriquecimento sem causa para tutelar situações que não preencham os pressupostos da responsabilidade civil. Porém, em lugar da restituição de todo o lucro, advoga que apenas deve reverter para o interessado o valor correspondente ao preço da licença ou a remuneração normal do mercado que poderia obter em condições normais.[44]

7.2. Ao nível da nossa jurisprudência o recurso ao enriquecimento sem causa a título subsidiário tem sido debatido com mais frequência a respeito dos direitos de propriedade, como o revela o Ac. do STJ de 31-3-04, CJSTJ, tomo I, pág. 151 (fazendo uso da doutrina expressa no Ac. do STJ, de 23-3-99, CJSTJ, tomo I, pág. 172). Tratava-se de utilização indevida de prédio alheio para colocação de postes de electricidade, nele se afirmando ser devida ao proprietário a quantia correspondente ao valor de uso. Quantia que no Ac. da Rel. de Évora, de 3-2-03, CJ, tomo I, pág. 241, foi determinada com base no valor que o utilizador teria de pagar ou estaria disposto a pagar pela utilização do prédio numa situação de arrendamento.[45]

Já a respeito do enriquecimento conexo com direitos de propriedade intelectual foi proferido o Ac. do STJ, de 22-4-99, CJSTJ, cujo sumário é o seguinte:

“Tendo a ré fabricado, sem autorização do autor, máquinas industriais objecto de patente de invenção deste que não pôs no mercado o seu invento, não são descortináveis para este último prejuízos devidos daquela actividade.

Sendo óbvia a ausência de danos patrimoniais, óbvio também é o injustificado enriquecimento à custa do inventor.

Não existe obstáculo processual a que se resolva, assim, o problema indemnizatório, porque se trata de indagar, interpretar e aplicar regras de direito, tarefa em que os tribunais, uma vez garantido o contraditório das partes, gozam de inteira liberdade.

A medida de restituição pelo enriquecimento não é dada pelo bem obtido na comercialização das máquinas mas, sim, pelo que alguma doutrina chama de valor objectivo do bem, o valor que, normalmente, o titular da patente receberia pela concessão da sua autorização.

A esse valor acresceria, com cobertura do art. 480º do CC, juros legais desde a citação”.

Concorda-se com a doutrina do acórdão, embora nos pareça que, neste momento, a questão do ressarcimento dos prejuízos encontraria resposta directa nas regras da responsabilidade civil, pois que os arts. 338º-L, nº 5, do CPI, e o art. 211º, nº 5, do CDADC, apresentam para casos semelhantes de impossibilidade de aplicação de outras disposições dos mesmos artigos o recurso ao valor de hipotéticas licenças que fossem solicitadas.

O Ac. do STJ, de 24-2-05 (www.dgsi.pt) incidiu sobre o uso de um sinal distintivo do estabelecimento comercial, sendo o sumário o seguinte:

“No enriquecimento por intervenção, em que alguém enriquece através da ingerência em bens alheios, usando-os ou fruindo-os, sem consentimento do seu titular, o "elemento central" do instituto é a obtenção do enriquecimento a custa de outrem, podendo este ocorrer sem que exista dano patrimonial do lesado.

A "deslocação patrimonial" não resulta, então, da diminuição do património do "empobrecido" mas é auferida à sua "custa" - art. 479º, 1 do CC.

O enriquecimento por intervenção é, assim, uma categoria autónoma do enriquecimento sem causa.

Quando a intromissão em bens alheios não envolve responsabilidade civil ou falta algum dos elementos desta, havendo enriquecimento sem causa, "o carácter subsidiário da obrigação de restituir nele fundada não impede" a sua aplicabilidade.

Gozando a A. do exclusivo da insígnia do seu estabelecimento, devidamente registada, o uso da mesma, por terceiro, na publicidade de um seu estabelecimento, sem autorização daquela, importa para a mesma o direito a ser ressarcida do enriquecimento sem causa obtido por esse terceiro, à sua custa.

O montante desse enriquecimento correspondente ao valor do uso desse sinal distintivo, ou seja, ao preço que o terceiro pagaria pela utilização da referida insígnia, na publicidade do seu empreendimento”.

No Ac. da Rel. do Porto, de 26-10-09 (www.dgsi.pt) referente a um desenho industrial, também se considerou subsidiariamente aplicável o regime do enriquecimento sem causa, com restituição do lucro cuja liquidação foi relegada para momento ulterior.

7.3. O novo regime continua a admitir o recurso ao enriquecimento sem causa.

Se dúvidas existissem, deveriam considerar-se definitivamente superadas pela intervenção integradora da Directiva, na medida em que o art. 13º, nº 2, prevê expressamente a possibilidade de ser ordenada pelo tribunal a “recuperação dos lucros”, a par do “pagamento de indemnizações por perdas e danos”, determinando que: “quando, sem o saber ou tendo motivos razoáveis para o saber, o infractor tenha desenvolvido uma actividade ilícita, os Estados-Membros podem prever a possibilidade de as autoridades ordenarem a recuperação dos lucros ou o pagamento das indemnizações por perdas e danos, que podem ser pré-estabelecidos”.

Uma e outra solução constituem respostas a duas situações autónomas:

a) Àquelas em que o infractor, “sem o saber”, tenha desenvolvido uma actividade objectivamente ilícita;

b) Aos casos em que o agente tenha agido “tendo motivos razoável para saber” que a sua actividade era ilícita, abarcando ainda implicitamente os casos em que a conduta seja lícita, mas tenha dado azo a enriquecimento injustificado.[46]

Neste contexto, aplicando as regras do enriquecimento sem causa, a obrigação de restituição implica a devolução dos lucros obtidos à custa do interessado, correspondendo, no mínimo, ao valor que teria de pagar ou que estaria disposto a pagar se acaso tivesse obtido a autorização ou a licença para o uso do direito de propriedade intelectual.[47]

8. Providências instrumentais do direito de indemnização

8.1. No âmbito de uma tutela reforçada dos direitos de propriedade intelectual, em cada um dos Códigos foi introduzido um preceito relativo á tutela cautelar geral com redacção praticamente idêntica (o art. 338º-I do CPI e o art. 210º-G do CDADC).[48]

Nos termos do art. 338º-I, nº 1 e 210º-G, nº 1 do CDADC:

Sempre que haja violação ou fundado receio de que outrem cause lesão grave e dificilmente reparável do direito de [propriedade industrial # direito de autor ou dos direitos conexos] pode o tribunal, a pedido do requerente, decretar as providências adequadas a:

a) Inibir qualquer violação iminente; ou

b) Proibir a continuação da violação.

O preceito foi acompanhada da introdução do art. 338º-P com a seguinte redacção:

“Em tudo o que não estiver especialmente regulado na presente Secção, são subsidiariamente aplicáveis outras medidas e procedimentos previstos na lei, nomeadamente no CPC”.

No CDACD foi ainda introduzido o art. 211º-B segundo o qual:

“1. Em tudo o que não estiver especialmente regulado no presente capítulo, são subsidiariamente aplicáveis outras medidas e procedimentos previstos na lei, nomeadamente no CPC.

2. O disposto no presente título não prejudica a possibilidade de recurso, por parte do titular de um direito de autor ou direito conexo, aos procedimentos e acções previstos no CPC”.

8.2. Tendo em conta especialmente a natureza do direito de indemnização, a eficácia da sentença condenatória pode ser especialmente assegurada através da providência de arresto, cuja estrutura pode divergir consoante esteja em causa ou não uma infracção à escala comercial.

Para os casos mais graves de infracção à escala comercial regem o art. 338º-J do CPI e o do art. 210º-H do CDADC:

“1. Em caso de infracção à escala comercial, actual ou iminente, e sempre que o interessado prove a existência de circunstâncias susceptíveis de comprometer a cobrança da indemnização por perdas e danos, pode o tribunal ordenar a apreensão preventiva dos bens móveis e imóveis do alegado infractor, incluindo os saldos das suas contas bancárias, podendo o juiz ordenar a comunicação ou acesso aos dados e informações bancárias, financeiras ou comerciais respeitantes ao infractor.

2. Sempre que haja [violação de direitos de propriedade industrial # violação actual ou iminente de direitos de autor ou de direitos conexos], pode o tribunal, a pedido do interessado, ordenar a apreensão dos bens que se suspeite violarem esses direitos [ou dos instrumentos que apenas possam servir # bem como dos instrumentos que sirvam essencialmente] para a prática do ilícito”.

A possibilidade de recurso ao arresto comum está expressamente prevista, para os direitos de autor, no art. 210º-H, nº 5, do CDADC, possibilidade que também está envolvida na norma do art. 338º-P do CPI quanto aos direitos de propriedade industrial.[49]

Apesar da redacção dos mencionados arts. 338º-P e 211º-B não ser exactamente a mesma, idênticas são as soluções que deles derivam, revelando, no essencial, a previsão de dois tipos de arresto:

a) Arresto preventivo: para efeitos de assegurar a garantia patrimonial relativamente ao crédito de indemnização que venha a ser reconhecido na acção principal;

b) Arresto repressivo: para efeitos de evitar o prosseguimento da actividade ilícita.

O decretamento de arresto preventivo depende dos seguintes requisitos:

a) Infracção à escala comercial definida no art. 338º-A do CPI e no art. 210º-L do CDADC como aquela que decorre de actos que “violem direitos de (propriedade industrial – direitos de autor e direitos conexos) e que tenham por finalidade uma vantagem económica ou comercial, directa ou indirecta”, excluindo-se os “actos praticados por consumidores finais agindo de boa fé”;

b) A infracção pode ser actual ou iminente, de tal modo que, em relação a créditos decorrentes de infracções já inteiramente consumadas, resta o recurso ao arresto preventivo;

c) Titularidade de um direito de indemnização por perdas e danos decorrentes daquela violação;

d) Existência de circunstâncias susceptíveis de comprometer a cobrança da indemnização, abarcando não apenas as situações gerais de justo receio de perda da garantia patrimonial (que, de facto, comprometem a cobrança da indemnização), como ainda outras circunstâncias em que, independentemente do motivo e da situação patrimonial do devedor, seja de considerar comprometida a eficácia da sentença que venha a reconhecer o direito de indemnização;

e) O arresto consistirá na apreensão de bens susceptíveis de serem penhorados (móveis, imóveis ou direitos, incluindo saldos bancários);

f) O arresto pode servir também para a recolha provas da amplitude da infracção, a partir de informações bancárias, financeiras ou comerciais que sejam obtidas.

Já o decretamento do arresto repressivo depende dos seguintes requisitos:

a) Abarca qualquer violação de direitos de propriedade industrial ou de autor independentemente da sua amplitude, incluindo as que não atinjam escala comercial e até as que sejam imputáveis a consumidores finais que estejam a agir de boa fé;

b) Tem por objecto os bens que violem os referidos direitos ou os instrumentos que sirvam para a prática do ilícito.

9. Acção de indemnização

9.1. No que concerne concretamente à acção de indemnização os aspectos essenciais a considerar são os seguintes:

a) Competência material (enquanto não forem instalados juízos de propriedade intelectual previstos no art. 122º da nova LOFTJ): [50]

- Tribunais de comércio, quando estejam em causa direitos de propriedade industrial;

- Tribunais cíveis ou de competência genérica, quando estejam em causa direitos de autor ou direitos conexos.

b) Quanto à legitimidade importa distinguir os dois tipos de direitos:

- Quanto aos direitos de autor e direitos conexos vale o disposto nos arts. 11º e segs. do CDADC;

- Quando estejam em causa direitos de propriedade industrial, a legitimidade activa pertence a qualquer pessoa com interesse directo (art. 338º-B do CPI), em moldes semelhantes aos que decorrem do art. 26º do CPC: os titulares dos direitos e, salvo estipulação em contrário, os titulares de licenças nos termos previstos nos respectivos contratos.

Consequentemente, em lugar da referência de âmbito mais lato a “requerente” constante do art. 210º-G, nº 1, do CDADC, na defesa de direitos de propriedade industrial ganha relevo a expressão “interessado” (art. 338º-I, nº 1, do CPI).[51]

No lado passivo estará aquele ou aqueles a quem sejam imputados os actos que traduzam a violação, podendo ainda ser demandados os intermediários cujos serviços estejam a ser utilizados por terceiros, nos termos do art. 338º-I, nº 3, do CPI, e dos arts. 210º-G, nº 3, e 227º do CDADC.

c) Quanto à capacidade judiciária activa, os arts. arts. 72º a 74º do CDADC contêm uma solução especial. A defesa dos direitos de autor pode ser feita pelo próprio interessado ou através de representante ou de associações ou organismos de gestão de direitos de autor.

d) Na petição inicial o autor deve alegar os factos constitutivos do direito que invoque e que sirvam de substrato aos pedidos formulados.

Importa ter em atenção a necessidade de concretização dos factos, designadamente os relacionados com a titularidade do direito (cfr. o art. 7º do CPI e os art. 12º e 27º do CDADC) ou com a infracção, assim como os atinentes aos danos, nas suas diversas dimensões, concretizando, na medida do possível, cada um dos elementos a que a lei manda atender para a fixação da indemnização.

Cumpre em especial trazer ao processo factos reveladores da gravidade da conduta (especialmente quando a violação tenha ocorrido à escala comercial, nos termos do art. 338º-A do CPI ou do art. 210º-L do CDADC), das receitas brutas, do lucro obtido ou das consequências que a actuação do agente determinou ao nível dos danos emergentes e dos lucros cessantes.

Importam ainda as despesas com a investigação e cessação da violação e os encargos suportados com a protecção dos direitos (agentes de propriedade industrial, registos, etc.).

Sendo caso disso, é relevante que se invoquem factos reveladores de danos de natureza não patrimonial, o que com mais frequência ocorrerá quando estejam em causa direitos de autor.

e) Funcionando em pleno o princípio dispositivo, ao autor cabe a formulação do pedido a que o tribunal ficará necessariamente sujeito.

Para o efeito, o autor tanto pode formular pedido líquido como optar por pedido genérico, nos termos do art. 569º do CC e do art. 471º do CPC.

Ainda que o pedido de indemnização possa ser isoladamente formulado, nada obsta a que surja cumulado com outros pedidos a que correspondam:

- Medidas inibitórias (de prevenção especial): v.g. interdição temporária do exercício de certas actividades, privação do direito de participar em feiras e mercados ou encerramento temporário ou definitivo do estabelecimento (art. 210º-J do CPI e art. 338º-N do CDADC). Estas medidas podem ser acompanhadas da fixação de sanção pecuniária compulsória destinada a assegurar a execução das medidas inibitórias;

- Medidas acessórias: v.g. destruição, a retirada ou a exclusão dos circuitos comerciais dos objectos em que se tenha traduzido a violação ou dos instrumentos utilizados para a sua produção, nos termos do art. 338º-M do CPI e do art. 210º-I do CDADC;

- Medida complementar (prevenção geral): publicitação da sentença (art. 338º-O do CPI e art. 211º-A do CDADC).

Do mesmo modo, se a acção respeitar a diversas infracções, nada obsta a que sejam formulados pedidos parcelares que se reportem á indemnização devida por qualquer delas.[52]

f) Cumprido o contraditório e finda a fase dos articulados, segue-se o saneamento e a condensação, devendo ser seleccionados os factos provados e controvertidos que, de acordo com alguma das soluções plausíveis da questão de direito, possam relevar para efeitos de reconhecimento do direito invocado, quantificação da indemnização ou apreciação de qualquer outro pedido.

9.2. Merece especial destaque a fase de instrução.

9.2.1. Em resultado da transposição do art. 7º, nº 1, da Directiva, tanto o CPI como CDADC admitem que sejam requeridas medidas provisórias e urgentes destinadas a preservar provas para demonstração da ocorrência de violação dos direitos de propriedade intelectual (arts. 338º-D do CPI e 210º-B do CDADC). Introduziu-se em cada um dos diplomas um regime específico de produção antecipada de prova com algumas diferenças em relação à regulamentação geral que consta dos arts. 520º e 521º do CPC, quer quanto aos seus requisitos, quer quanto à tramitação.

A lei identifica algumas medidas que podem ser requeridas:

a) Descrição pormenorizada da situação, com ou sem recolha de amostras;

b) Apreensão efectiva de bens ou dos materiais ou instrumentos empregues na sua produção.

Esta enunciação não é exaustiva, nada obstando a que sejam requeridas outras diligências reportadas a factos pertinentes para a acção, tais como a inspecção judicial ou a perícia. Outrossim a apreensão de documentos em perigo de desaparecimento, em moldes semelhantes aos que, para o arrolamento documental, se prescreve no art. 421º, nº 1, do CPC.[53]

A providência específica de preservação de provas pode preceder não apenas a acção principal, como o procedimento cautelar que preliminarmente seja requerido, caso em que se verifica uma dupla instrumentalidade das diligências cautelares probatórias: primeiro, em relação ao procedimento e, por via deste, em relação à acção onde, com mais solenidade, se vai dirimir o litígio.

Para além de justificar o seu direito e a alegada situação de violação ou fundado receio de lesão, o requerente deve justificar o recurso à providência probatória de natureza conservatória, concretizando os factos que fazem temer pelo desaparecimento das provas que interessam à defesa da sua situação jurídica.

A lei não estabelece o condicionalismo previsto no art. 387º, nº 2, do CPC. Em compensação, admite que o juiz condicione a execução da providência à prestação de caução (arts. 338º-G do CPI e 210º-E do CDADC), a qual servirá para garantia do eventual direito de indemnização que venha a ser reconhecido ao requerido se acaso a providência se revelar injustificada ou caducar, ou se se constatar que não existia o direito ao abrigo da qual foi deferida. A apreciação da responsabilidade civil inerente à providência probatória deverá ser feita em processo autónomo.[54]

9.2.2. Sem embargo das diligências probatórias requeridas a título preliminar ou incidental e sem prejuízo também da possibilidade de as partes inserirem na petição ou na contestação o requerimento de natureza probatória, imediatamente a seguir à conclusão da fase do saneamento e da condensação inscreve-se a fase de apresentação ou de promoção dos meios de prova.

São evidentes as dificuldades com que o autor se defronta no que concerne à alegação de factos que, de forma directa ou indirecta, integram cada um dos factores legalmente relevantes para a quantificação da indemnização. Mas é no capítulo da prova dos factos controvertidos que tais dificuldades mais se revelam, o que serviu de pretexto para o legislador nacional, em transposição da Directiva, aprovar medidas específicas.

É verdade que no nosso sistema processual civil, a rigidez do princípio do dispositivo ao nível da alegação da matéria de facto é temperada com uma alargada oficiosidade na investigação dos factos controvertidos ainda que de natureza complementar.

Assim o determina, por exemplo, o art. 519º do CPC, aplicável a todo o género de provas, os arts. 528º e segs. no que concerne à prova por documentos, o art. 583º quanto à prova pericial ou o art. 645º quanto à prova testemunhal.

A especial natureza dos direitos de propriedade intelectual, a diversidade de formas que podem assumir, a multiplicidade e a amplitude das infracções, as dificuldades de penetração nos circuitos de produção, de distribuição, de utilização ou de consumo dos bens ou produtos e outras circunstâncias levaram o legislador a adoptar medidas específicas tendentes a facilitar o cumprimento do ónus da prova a cargo do autor.

Na consecução desse objectivo não foram descurados os interesses da contraparte susceptíveis de serem gravemente afectados por medidas probatórias de natureza invasiva e que, sob a capa da tutela de direitos, tenham por objectivo aceder a elementos confidenciais (o que é especialmente visível quando está em causa o direito de patente).

9.2.3. Sem prejuízo dos elementos de prova antecipadamente recolhidos, no âmbito de diligências probatórias ad perpetuam rei memoriam, o art. 338º-C do CPI e o art. 210º-A do CDADC dispõem que o autor pode requerer a notificação do réu ou de terceiro para efeitos de apresentação elementos de prova que estejam na sua posse, na sua dependência ou sob o seu controlo. Para tanto é necessário que existam indícios suficientes apreciados em face das posições assumidas pelas partes e dos elementos constantes dos autos, designadamente dos documentos já apresentados.[55]

Tal direito e o correspondente ónus pode ser mais alargado quando se esteja face a infracções praticadas à escala comercial, nos termos dos arts. 338º-C, nº 2, e 338º-A do CPI e dos arts. 210º-A, nº 2, e 210º-L do CDADC, podendo em tais situações o requerimento dirigir-se à documentação bancária, financeira, contabilística ou comercial.

Em qualquer das situações, deve ser assegurada pelo tribunal a protecção de informações confidenciais. Trata-se de um dever que, nos termos do art. 6º, nº 2, da Directiva, representa uma verdadeira condição para aceder a tais informações, preceito que, assim, serve de elemento de interpretação.

Em face do nosso regime processual civil não se mostra fácil ao tribunal “assegurar a protecção das informações confidenciais”, tendo em conta a amplitude que nele é dada ao princípio do contraditório nos termos do art. 3º, nº 3, do CPC e, a respeito do direito probatório, nos termos do art. 517º do mesmo diploma. Por exemplo, não seria admissível uma solução em que os elementos de prova fossem apresentados ao tribunal unicamente para serem analisados e apreciados pelo juiz, ficando vedados à consulta da parte que requereu a sua apresentação.

Todavia, malgrado as dificuldades de conjugação dos preceitos (um que obriga a assegurar a confidencialidade e outros que conferem o direito de aceder aos elementos nos quais o tribunal funda a sua convicção), terá de se engendrar uma solução que, dando acolhimento ao interesse da parte relacionado com a recolha de provas, proteja a contraparte da devassa quanto a elementos que podem revelar-se essenciais para o exercício da sua actividade e cujo conhecimento externo, ilimitado e incondicionado possa ser causa de graves danos.

Em face da ausência de um mecanismo que expressamente regule a situação, deve ser adoptada a solução que concretamente se revele mais ajustada (se necessário, com recurso ao princípio da adequação formal, nos termos do art. 265º-A do CPC), tendo em conta, além do mais, a maior ou menor resistência revelada pelo requerido no que concerne à apresentação e exposição dos elementos relevantes.

Assim:

a) A protecção de informações poderá ser acautelada através de uma correcta identificação dos elementos que devem ser disponibilizados, sem necessidade de exibição ou revelação indiscriminada de elementos.

É esta cautela que, aplicada, por exemplo, a elementos bancários permite que o réu ou a entidade bancária forneçam apenas os elementos estritamente conexos com os factos controvertidos, ficando inacessíveis os demais.

O mesmo se diga em relação aos elementos contabilísticos, financeiros ou comerciais das empresas visadas, sejam ou não directamente demandadas.

b) Quanto aos elementos constantes da escrituração comercial, decorre dos arts. 29º e segs. do Cód. Comercial que o seu acesso é limitado.

Sem embargo da sua disponibilização espontânea pelo detentor, de acordo com tal preceito, “só pode proceder-se a exame da escrituração e dos documentos dos comerciantes, a instâncias da parte ou oficiosamente, quando a pessoa a quem pertençam tenha interesse ou responsabilidade na questão em que tal apresentação for exigida”. Nestes casos, “o exame da escrituração e dos documentos do comerciante ocorre no domicílio profissional ou sede deste, em sua presença, e é limitado à averiguação e extracção dos elementos que tenham relação com a questão” (art. 43º).[56]

Ora, se, como parece ajustado, a análise da escrita comercial for feita no âmbito de prova pericial requerida por alguma das partes ou oficiosamente determinada, os peritos estão obrigados a cumprir deveres de diligência que os inibem, por exemplo, de revelar a terceiros factos de que tomaram conhecimento no âmbito de tais funções (arts. 570º e 581º do CPC).

Desta forma se assegura a compatibilização entre o dever de colaboração da contraparte e o seu direito de reserva, de tal modo que apenas sejam trazidos para o processo judicial os elementos que se revelem necessários para prova dos factos controvertidos, protegendo os demais da devassa que resultaria da sua integração nos autos.

c) Quanto a elementos cobertos por sigilo profissional (v.g. actividade bancária, advocacia, etc.), nos termos do art. 519º, nº 3, do CPC, a recusa de colaboração é legítima quando importar violação desse sigilo, o qual pode ser quebrado nos casos previstos no art. 135º do Cód. Processo Penal.

Assim, perante a recusa de colaboração apresentada pela contraparte, caberá ao tribunal apreciar a sua legitimidade e, se for o caso, promover a quebra do segredo profissional, tomando as cautelas necessárias, de tal modo que apenas sejam recolhidos para os autos os elementos que se mostrem relevantes para a decisão da matéria de facto controvertida.

9.2.4. Outras diligências de prova especificamente aplicáveis em acções referentes a direitos de propriedade intelectual são as que decorrem do art. 338º-H do CPI e do art. 210º-F do CDADC.

Permite-se que seja requerida a notificação do infractor ou de outras pessoas ligadas à infracção com vista ao fornecimento de elementos relacionados com as quantidades produzidas, fabricadas, entregues, recebidas ou encomendadas ou sobre o preço dos bens ou serviços.

9.3. Não existe na legislação especial qualquer preceito que se dirija à apreciação dos meios de prova e elaboração da sentença.

Assim, como resulta das regras gerais, a decisão da matéria de facto controvertida deve assentar na apreciação ou na valoração dos meios de prova apresentados ou oficiosamente recolhidos.

Importa para o efeito ter em consideração as especiais circunstâncias que rodeiam a produção e valoração das provas em áreas tão diversificadas como aquelas em que se inscrevem os diversos direitos de propriedade intelectual e os diversos direitos de autor e direitos conexos.

Sendo comum a todas situações as dificuldades de circunscrição da matéria de facto reveladora da realidade que cumpre integrar, importa ponderar especialmente o recurso a presunções judiciais em relação a factos controvertidos cuja demonstração se faça por indução a partir de factos indiciários e das regras da experiência. [57]

Muito raramente se conseguirá uma equiparação absoluta entre a realidade e o que é reflectido pelos factos considerados provados, tanto mais que se joga muitas vezes com factos hipotéticos (v.g. vendas que poderiam ser efectuadas) ou de prova directa difícil (v.g. quantidade de produtos vendidos, preço unitário, receitas globais, etc). Mas o objectivo da acção de indemnização não tem que corresponder a um resultado absolutamente correspondente ao prejuízo, bastando que se encontre um valor que razoavelmente restabeleça o equilíbrio económico.

9.4. O teor da sentença dependerá quer dos factos apurados acerca de cada um dos pedidos, quer dos pedidos formulados.

No que respeita à acção de responsabilidade civil extracontratual, sendo legítimo ao autor formular pedidos genéricos, nos termos do art. 471º do CPC ou do art. 569º do CC, a sentença será líquida ou ilíquida consoante houver ou não houver elementos que permitam essa condenação, designadamente no que concerne à liquidação intercalar dos danos, de acordo com os arts. 378º e segs. do CPC.

Mesmo nos casos em que seja formulado pedido líquido, o tribunal pode confrontar-se com a ausência de condições para proferir condenação em quantia certa,[58] quer em função dos factos provados e não provados, quer da posição assumida pelo autor em relação ao recurso à equidade, nos termos do art. 338º-L, nº 5, do CPI ou do art. 211º, nº 5, do CDADC. Nestes casos optará por uma condenação total ou parcialmente ilíquida, nos termos do art. 661º, nº 2, do CPC.

Na sentença devem detalhar-se com precisão as bases de cálculo da indemnização por referência aos factores que concretamente foram atendidos, ainda que entre esses factores se inscreva também a equidade.[59]

A sentença poderá ser objecto de publicação a expensas do infractor, nos termos do art. 338º-O do CPI e 211º-A do CDADC.

António Santos Abrantes Geraldes