INDEMNIZAÇÃO por
INFRACÇÃO aos DIREITOS
de
PROPRIEDADE INTELECTUAL
ANTÓNIO
SANTOS ABRANTES GERALDES
CURSO DE
ESPECIALIZAÇÃO
TEMAS DA
JURISDIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE COMÉRCIO
Centro
de Estudos Judiciários,
31 de Maio de 2010
1.
Introdução
O direito
da propriedade intelectual abarca a propriedade industrial e
os direitos de autor e direitos conexos, matéria
regulamentada de forma autónoma, respectivamente, no CPI e
no CDADC.
Sem embargo
das diferenças de conteúdo e de soluções, existem áreas em
que praticamente a regulamentação se sobrepõe. Assim
acontece com a matéria da indemnização por perdas e danos
resultante da violação de qualquer dos direitos de
exclusivo.
A
verdadeira compreensão do regime actual debate-se com a
ausência praticamente absoluta de jurisprudência sobre o
assunto, agravada pela falta de trabalhos doutrinais sobre o
regime anterior e ainda mais sobre o actual regime, quer na
área do direito de propriedade industrial, quer dos direitos
de autor.
2.
Antecedentes históricos
2.1.
Propriedade industrial
Dispunha o
art. 211º do CPI de 1940 que “a propriedade industrial
tem as garantias estabelecidas por lei para a propriedade em
geral e será especialmente protegida, nos termos do presente
diploma e demais leis e convenções em vigor.
Em
concretização de tal garantia, prescrevia o art. 227º que “a
aplicação das penas cominadas não isenta os delinquentes da
obrigação de reparar as perdas e danos causados, fixando-se
a respectiva indemnização nos termos gerais de direito”,
solução que, embora em termos mais genéricos, também
constava do art. 222º.
O CPI de
1995, aprovado pela Lei nº 16/95, de 24-1, limitou-se
praticamente a enunciar no seu art. 257º que “a
propriedade industrial tem as garantias estabelecidas por
lei para a propriedade em geral e é especialmente protegida
nos termos do presente diploma e demais leis e convenções em
vigor”. O CPI de 2003 aprovado pelo Dec. Lei nº 36/03,
de 5-3, nada adiantou, uma vez que o seu art. 316º
praticamente reproduziu o anterior art. 257º.
Por via de
qualquer dos diplomas, através da equiparação dos direitos
de propriedade intelectual aos direitos reais, aceder-se-ia,
além do mais, às regras relacionadas com a prática de actos
ilícitos causadores de danos.
Patrício
Paul,
em abordagem à responsabilidade civil, no domínio do CPI de
1940, escrevia que “a indemnização dada ao lesado deve
restabelecer o equilíbrio patrimonial perturbado pelo acto
ilícito, aproximando a situação real do lesado, ou seja, a
que ele tem depois da lesão, daquela situação hipotética em
que ele provavelmente se encontraria, no momento em que é
julgada a acção de indemnização, se não tivesse sido
cometido o acto causador do prejuízo”.
Contudo, a
tutela cível, sendo demasiado genérica, revelava-se
inadequada à especificidade de tais direitos, aos interesses
que lhes subjazem e à multiplicidade ou amplitude das
infracções. A mera remissão para o clássico instituto da
responsabilidade civil colocava dificuldades quando se
tratava de promover ou apreciar a efectiva reparação dos
danos, designadamente quanto aos factores que deveriam ser
ponderados.
Na prática,
os direitos de propriedade industrial eram colocadas a par
de quaisquer outros direitos absolutos, sem se atentar na
sua especificidade e sem concretização de elementos que
especificamente devessem ser atendidos relacionados com
infracções a direitos de propriedade intelectual,
designadamente no que concerne à ponderação dos lucros
ilicitamente obtidos pelo infractor.
É verdade
que algumas vozes consideravam possível esta ponderação já
consagrada noutros ordenamentos jurídicos de matriz
anglo-saxónica, tendo em conta, por exemplo, o objectivo
de tutelar eficazmente os investimentos na descoberta de
novas patentes.
Mas a ponderação dos lucros do infractor estava longe de ser
pacífica tanto no campo doutrinal como jurisprudencial.
Ainda que na jurisprudência já fossem feitas alusões á
função punitiva da responsabilidade civil, as mesmas eram de
pendor genérico, geralmente para justificar a especial
reprovabilidade de factos ilícitos violadores de direitos de
personalidade através de meios de comunicação social ou para
quantificar indemnizações por danos de natureza não
patrimonial em casos especialmente graves.
No mais,
não se conhece qualquer decisão judicial que, em termos
expressos, tenha ponderado autonomamente o lucro do agente
para efeitos de determinação da indemnização por danos de
natureza patrimonial, o que encontrava justificação no facto
de tal quantificação depender essencialmente da teoria da
diferença consignada no art. 566º, nº 2, do CC., sendo
de notar que o art. 564º, nº 1, releva para o efeito o
prejuízo causado (danos emergentes) e os benefícios
que o lesado deixou de obter (lucros cessantes), mas
nada refere acerca dos lucros obtidos pelo infractor que
superem o valor daquelas parcelas.
2.2.
Direitos de autor e direitos conexos
Também nos
direitos de autor a regulamentação da responsabilidade civil
era parca, verificando-se a mesma necessidade de reforçar os
meios de tutela cível na vertente da indemnização dos danos.
Sem embargo
de normas dispersas pelo CDADC (v.g. o art. 112º),
para as típicas infracções valia o disposto no art. 203º,
determinando que “a responsabilidade civil emergente da
violação dos direitos previstos neste Código é independente
do procedimento criminal …”, a par do art. 211º, segundo
o qual, “para cálculo da indemnização devida ao autor
lesado, atender-se-á à importância da receita resultante do
espectáculo ou espectáculos ilicitamente realizados”.
A respeito
de uma concreta situação, Oliveira Ascensão era
taxativo ao afirmar que o anterior art. 211º do CDADC a
mandava “ter em conta a receita para efeitos de cálculo da
indemnização por lucros cessantes, e não para dar o direito
à totalidade das receitas”, acrescentando que em tal
normativo “a lei diz que «se atende», logo, que entra em
conta, o que é incompatível com uma apropriação”, concluindo
que o titular “pode exigir todo o lucro obtido enquanto se
demonstrar que foi à custa do titular, portanto que este o
teria obtido se não fosse a intervenção do terceiro”.
2.3.
Sendo parca a doutrina sobre a matéria da indemnização por
responsabilidade civil extracontratual no domínio dos
direitos de propriedade intelectual também a
jurisprudência é pouco frequente, o que revela, que os
interessados privilegiam o recurso a acções (ou providências
cautelares) de natureza inibitória ou ligadas ao registo dos
direitos.
Sem alargar
em demasia no período temporal de pesquisa, detectaram-se os
seguintes arestos:
a)
Ac. da Rel. de Lisboa, de 18-12-06, CJ, tomo V, tomo,
pág. 126:
“Constitui
obrigação do empresário ou entidades promotoras de qualquer
espectáculo em que se executem ou reproduzam obras musicais
obter previamente a respectiva autorização dos seus autores
ou de quem os represente.
Tal
autorização presume-se onerosa, dando lugar à liquidação dos
direitos autorais respectivos e ao pagamento da consequente
remuneração.
O valor
devido é o que resultar da percentagem estabelecida sobre o
montante total e efectivo da venda de bilhetes relativo ao
espectáculo.”
b)
Ac. da Rel. de Lisboa, de 2-3-04, CJ, tomo II, pág. 71:
“Provando-se que a concepção gráfica da primeira página de
um jornal diário, de grande expansão, pertence à empresa
proprietária, isto só pode significar que os direitos de
autor de carácter patrimonial de que era titular o autor do
grafismo foram por este total ou definitivamente
transmitidos para aquela empresa.
Quanto aos
denominados direitos morais, mantêm-se na titularidade do
autor do grafismo.
O desgosto
causado pelo facto da ré ter usado para fins publicitários o
dito grafismo, criado para um jornal de qualidade e não para
mensagens publicitárias, configura um dano de carácter não
patrimonial susceptível de reparação”.
c)
Com referências, ainda que de pendor não decisivo, ao novo
regime, o Ac. da Rel. do Porto, de
27-1-09 (www.dgsi.pt):
“No domínio
do CDADC, o pedido indemnizatório do demandante pode ser
alicerçado nas remunerações que teriam sido auferidas caso o
infractor tivesse solicitado autorização para utilizar os
direitos em questão, as quais, por via de regra, se
apresentam como um minus relativamente àqueles
prejuízos, tanto assim que a actual lei não permite fixação
de quantum inferior às mesmas.
No âmbito
da actual redacção introduzida pela Lei nº 16/08 de 1-4, o
autor deve alegar os prejuízos efectivamente sofridos, mas,
na impossibilidade de se fixar, o montante do prejuízo por
ele efectivamente sofrido, pode o tribunal, em alternativa,
e desde que o lesado não se oponha, estabelecer,
oficiosamente uma quantia fixa com o recurso à equidade,
tendo como critério orientador e limite mínimo o valor das
referidas remunerações.
O
arbitramento de compensação por danos não patrimoniais
apenas pode operar relativamente ao lesado e se este provar
que sofreu graves afectações decorrentes da prática do facto
ilícito, não sendo suficiente alegar-se que esta
indemnização é necessária por razões de prevenção de futuras
infracções e que se despende esforço em inúmeras acções
judiciais que se instauram”.
3.
Directiva 2004/48/CE
3.1.
Num contexto de deficitária tutela de direitos de
propriedade intelectual que, aliás, não era problema
exclusivo do ordenamento jurídico nacional, houve a
necessidade de se alcançar uma mais ampla protecção
através de iniciativas legislativas de âmbito mais vasto.
Tal
objectivo foi prosseguido, desde logo, pelo Acordo ADPIC/TRIPS,
em cujo art. 45º sob a epígrafe “indemnização”, se
prevê que:
“1. As
autoridades judiciais serão habilitadas a ordenar ao
infractor que pague ao titular do direito uma indemnização
por perdas e danos adequada para compensar o prejuízo
sofrido pelo titular do direito devido à infracção do
direito de propriedade intelectual dessa pessoa por parte de
um infractor que sabia ou deveria saber que estava a
desenvolver uma actividade ilícita.
2. As
autoridades judiciais serão igualmente habilitadas a ordenar
ao infractor que pague ao titular do direito o montante das
despesas que poderão incluir os honorários de advogado
apropriados.
Em
determinados casos, os Membros podem autorizar as
autoridades judiciais a ordenar a restituição dos lucros
e/ou o pagamento de indemnização por perdas e danos
pré-estabelecidas, mesmo no caso de o infractor não saber
nem dever ter sabido que estava a desenvolver uma actividade
ilícita”.
Esta
iniciativa foi desenvolvida no âmbito da União Europeia,
culminando com a aprovação da Directiva 2004/48/CE,
também apelidada Directiva de Enforcement,
com o objectivo de reforçar os direitos de
propriedade intelectual.
Ficou
consignado no art. 13º, sob a epígrafe “indemnização por
perdas e danos”, que:
1. Os
Estados-membros devem assegurar que, a pedido da parte
lesada, as autoridades judiciais competentes ordenem ao
infractor que, sabendo-o ou tendo motivos razoáveis para o
saber, tenha desenvolvido uma actividade ilícita, pague ao
titular do direito uma indemnização por perdas e danos
adequada ao prejuízo por este efectivamente sofrido devido à
violação.
Ao
estabelecerem o montante das indemnizações por perdas e
danos, as autoridades judiciais:
a) Devem
ter em conta todos os aspectos relevantes, como as
consequências económicas negativas, nomeadamente os lucros
cessantes, sofridas pela parte lesada, quaisquer lucros
indevidos obtidos pelo infractor e, se for caso disso,
outros elementos para além dos factores económicos, como os
danos morais causados pela violação ao titular do direito;
ou
b) Em
alternativa à al. a), podem, se for caso disso, estabelecer
a indemnização por perdas e danos como uma quantia fixa, com
base em elementos como, no mínimo, o montante das
remunerações ou dos direitos que teriam sido auferidos se o
infractor tivesse solicitado autorização para utilizar o
direito de propriedade intelectual em questão.
2.
Quando, sem o saber ou tendo motivos razoáveis para o saber,
o infractor tenha desenvolvido uma actividade ilícita, os
Estados-Membros podem prever a possibilidade de as
autoridades ordenarem a recuperação dos lucros ou o
pagamento das indemnizações por perdas e danos, que podem
ser pré-estabelecidos.
3.2.
A redacção de actos normativos emanados de órgãos
internacionais ou supranacionais obedece uma técnica
legislativa que naturalmente não é coincidente com a que é
comummente usada nos ordenamentos jurídicos nacionais. As
dificuldades que isso suscita revelam-se sobremaneira em
face de actos normativos que, como as Directivas, têm de ser
transpostos por cada um dos Estados-Membros, sendo
frequentes as dificuldades de harmonização com os conceitos
jurídicos ou com a legística nacional.
O facto de
a União Europeia integrar uma multiplicidade de Estados com
sistemas jurídicos diversos revela as dificuldades na
formulação de preceitos abstractos, o que está bem patente
na norma em análise. Com efeito, por um lado, faz apelo à
reparação do prejuízo efectivamente sofrido pelo lesado; por
outro, manda atender também aos lucros indevidamente
auferidos pelo infractor, factor que, até então, era
estranho à maioria dos ordenamentos jurídicos nacionais, com
excepção dos de matriz anglo-saxónica.
Em
concreto: se o ressarcimento dos danos efectivamente
sofridos não suscita qualquer espécie de dificuldades,
carecendo apenas de ajustamento às especificidades das
situações que envolvem direitos de propriedade intelectual,
já a possibilidade de ser feita a ponderação dos lucros
do infractor constitui um elemento inovador e que rompe com
a estrutura clássica do instituto da responsabilidade civil
tal como é regulado nos sistemas de direito continental.
3.3.
O Preâmbulo da Directiva tem a função de
explicitar as soluções consagradas no texto normativo, dele
constando, além de outras considerações, as seguintes
ideias-força determinantes das medidas de tutela:
a)
Proteger a propriedade intelectual como elemento essencial
para o êxito do mercado interno (1) e (8);
b)
Fazer respeitar os direitos de propriedade intelectual
através de meios eficazes que encorajem a inovação e a
criação e incentivem os investimentos (3);
c)
Dar seguimento a convenções internacionais de que os
Estados-Membros são signatários (6);
d)
Harmonizar os regimes que se destinam a fazer respeitar os
direitos, evitando as disparidades de tratamento da matéria
referente ao cálculo das indemnizações por perdas e danos
(7) e assegurando um nível de protecção homogéneo em todos
os Estados-Membros (10);
e)
Distinguir as actuações dolosas das actuações meramente
negligentes e das actuações sem dolo nem negligência (17) e
(25);
f)
No que concerne à quantificação da indemnização, especificar
uma série de factores que, assentando fundamentalmente nos
prejuízos patrimoniais e não patrimoniais do lesado, levem à
ponderação também dos lucros indevidos do infractor,
ainda que quanto a estes se observe que se trata de
“permitir o ressarcimento fundado num critério objectivo que
tenha em conta os encargos, tais como os de investigação e
de identificação, suportados pelo titular” e não de
“introduzir a obrigação de prever indemnizações punitivas”
(26).
3.4.
Para além do art. 13º, a matéria das indemnizações é
aflorada ainda nas seguintes normas da Directiva:
a)
Art. 1º: necessidade de assegurar o respeito pelos direitos
de propriedade intelectual que traduz a preventiva especial
e geral da responsabilidade civil;
b)
Art. 2º, nº 1: prevalência do direito interno que se mostre
mais favorável, atribuindo relevo ao direito já constituído
e legitimando o legislador a reforçar ainda mais a tutela
dos direitos de propriedade intelectual (art. 2º, nº 1);
c)
Art. 3º: necessidade de os meios de tutela serem justos e
equitativos e eficazes, proporcionados e dissuasivos (art.
3º);
d)
Art. 4º: legitimidade activa concedida aos titulares dos
direitos, às pessoas autorizadas a utilizá-los e aos
organismos de gestão de direitos colectivos e organismos de
defesa da profissão (art. 4º);
e)
Arts. 6º e 8º: expressa previsão do dever de cooperação da
parte contrária no que concerne à instrução do processo,
perante a alegação sustentada de direitos por parte do
lesado (arts. 6º e 8º);
f)
Art. 9º: previsão de medidas cautelares de natureza
inibitória que impeçam a violação ou a continuação da
violação de direitos (art. 9º);
g)
Arts. 10º a 12º: previsão de medidas definitivas de
reparação destinadas a impedir a consumação ou a continuação
da violação, com possibilidade de fixação de sanção
pecuniária compulsória, podendo ser adoptadas medidas
específicas para actuações sem dolo nem negligência.
3.5.
A Directiva releva sob duas perspectivas: por um
lado, como elemento de interpretação e de integração, tendo
em conta o princípio do primado do direito europeu;
por outro, como linha definidora da tutela mínima que
deve ser assegurada aos titulares de direitos de propriedade
intelectual.
Deste modo,
constata-se que nenhum Estado ficou impedido de aprovar
legislação que reforçasse ainda mais os meios de protecção
dos direitos de propriedade intelectual, sendo apenas vedado
ficar aquém das medidas de protecção mínimas nela previstas.
4.
Transposição da Directiva:
4.1.
Ainda que com algum atraso,
através da Lei nº 16/08, de 1-4, procedeu-se à transposição
da Directiva com alteração simultânea do CPI e do
CDADC.
Ao CPI foi
aditado o art. 338º-L, com a epígrafe “indemnização por
perdas e danos” e com a seguinte redacção:
“1 -
Quem, com dolo ou mera culpa, viole ilicitamente o direito
de propriedade industrial de outrem, fica obrigado a
indemnizar a parte lesada pelos danos resultantes da
violação.
2 - Na
determinação do montante da indemnização por perdas e danos,
o tribunal deve atender nomeadamente ao lucro obtido pelo
infractor e aos danos emergentes e lucros cessantes sofridos
pela parte lesada e deverá ter em consideração os encargos
suportados com a protecção, investigação e a cessação da
conduta lesiva do seu direito.
3 - Para
o cálculo da indemnização devida à parte lesada, deve
atender-se à importância da receita resultante da conduta
ilícita do infractor.
4 - O
tribunal deve atender ainda aos danos não patrimoniais
causados pela conduta do infractor.
5 - Na
impossibilidade de se fixar, nos termos dos números
anteriores, o montante do prejuízo efectivamente sofrido
pela parte lesada, e desde que esta não se oponha, pode o
tribunal, em alternativa, estabelecer uma quantia fixa com
recurso à equidade, que tenha por base, no mínimo, as
remunerações que teriam sido auferidas pela parte lesada
caso o infractor tivesse solicitado autorização para
utilizar os direitos de propriedade industrial em questão e
os encargos suportados com a protecção do direito de
propriedade industrial, bem como com a investigação e
cessação da conduta lesiva do seu direito.
6 -
Quando, em relação à parte lesada, a conduta do infractor
constitua prática reiterada ou se revele especialmente
gravosa, pode o tribunal determinar a indemnização que lhe é
devida com recurso à cumulação de todos ou de alguns dos
aspectos previstos nos nºs 2 a 5.
7 - Em
qualquer caso, o tribunal deve fixar uma quantia razoável
destinada a cobrir os custos, devidamente comprovados,
suportados pela parte lesada com a investigação e a cessação
da conduta lesiva do seu direito”.
No CDADC
foi introduzido o art. 211º, com a epígrafe “indemnização”
e com a seguinte redacção:
“1 -
Quem, com dolo ou mera culpa, viole ilicitamente o direito
de autor ou os direitos conexos de outrem, fica obrigado a
indemnizar a parte lesada pelas perdas e danos resultantes
da violação.
2 - Na
determinação do montante da indemnização por perdas e danos,
patrimoniais e não patrimoniais, o tribunal deve atender ao
lucro obtido pelo infractor, aos lucros cessantes e danos
emergentes sofridos pela parte lesada e aos encargos por
esta suportados com a protecção do direito de autor ou dos
direitos conexos, bem como com a investigação e cessação da
conduta lesiva do seu direito.
3 - Para
o cálculo da indemnização devida à parte lesada, deve
atender-se à importância da receita resultante da conduta
ilícita do infractor, designadamente do espectáculo ou
espectáculos ilicitamente realizados.
4 - O
tribunal deve atender ainda aos danos não patrimoniais
causados pela conduta do infractor, bem como às
circunstâncias da infracção, à gravidade da lesão sofrida e
ao grau de difusão ilícita da obra ou da prestação.
5 - Na
impossibilidade de se fixar, nos termos dos números
anteriores, o montante do prejuízo efectivamente sofrido
pela parte lesada, e desde que este não se oponha, pode o
tribunal, em alternativa, estabelecer uma quantia fixa com
recurso à equidade, que tenha por base, no mínimo, as
remunerações que teriam sido auferidas caso o infractor
tivesse solicitado autorização para utilizar os direitos em
questão e os encargos por aquela suportados com a protecção
do direito de autor ou direitos conexos, bem como com a
investigação e cessação da conduta lesiva do seu direito.
6 -
Quando, em relação à parte lesada, a conduta do infractor
constitua prática reiterada ou se revele especialmente
gravosa, pode o tribunal determinar a indemnização que lhe é
devida com recurso à cumulação de todos ou de alguns dos
critérios previstos nos nºs 2 a 5”.
4.2. Com
ressalva da enunciação específica dos direitos a que se
reportam, a redacção dos preceitos é praticamente idêntica.
Ainda assim, algumas diferenças de pormenor existem que mais
se evidenciam quando se colocam em paralelo (pondo-se em
itálico as diferenças essenciais e em sublinhado
os aspectos que em cada uma das normas são mais relevantes
para efeitos de determinação e quantificação das
indemnizações).
Art. 338º-L do C.P.I. |
Art. 211º do C.D.A.D.C. |
1.
Quem, com dolo ou mera culpa, viole ilicitamente o
direito de propriedade industrial de outrem,
fica obrigado a indemnizar a parte lesada pelos
danos resultantes da violação. |
1.
Quem, com dolo ou mera culpa, viole ilicitamente o
direito de autor ou os direitos conexos de outrem,
fica obrigado a indemnizar a parte lesada pelas
perdas e danos resultantes da violação. |
2.
Na determinação do montante da indemnização por
perdas e danos, o tribunal deve atender
nomeadamente ao lucro obtido pelo
infractor e aos danos emergentes e lucros
cessantes sofridos pela parte lesada e deverá
ter em consideração os encargos
suportados com a protecção, investigação e a
cessação da conduta lesiva do seu direito.
|
2.
Na determinação do montante da indemnização por
perdas e danos, patrimoniais e não patrimoniais,
o tribunal deve atender ao lucro obtido
pelo infractor, aos lucros cessantes e
danos emergentes sofridos pela parte lesada e
aos encargos por esta suportados com a
protecção do direito de autor ou dos direitos
conexos, bem como com a investigação e cessação da
conduta lesiva do seu direito. |
3.
Para o cálculo da indemnização devida à parte
lesada, deve atender-se à importância da receita
resultante da conduta ilícita do infractor. |
3.
Para o cálculo da indemnização devida à parte
lesada, deve atender-se à importância da receita
resultante da conduta ilícita do infractor,
designadamente do espectáculo ou espectáculos
ilicitamente realizados. |
4.
O tribunal deve atender ainda aos danos não
patrimoniais causados pela conduta do infractor. |
4.
O tribunal deve atender ainda aos danos não
patrimoniais causados pela conduta do infractor,
bem como às
circunstâncias da infracção, à gravidade da
lesão sofrida e ao grau de difusão
ilícita da obra ou da prestação. |
5.
Na impossibilidade de se fixar, nos termos dos
números anteriores, o montante do prejuízo
efectivamente sofrido pela parte lesada, e desde que
esta não se oponha, pode o tribunal, em
alternativa, estabelecer uma quantia fixa com
recurso à equidade, que tenha por base, no mínimo,
as remunerações que teriam sido auferidas pela parte
lesada caso o infractor tivesse solicitado
autorização para utilizar os direitos de propriedade
industrial em questão e os encargos suportados com a
protecção do direito de propriedade industrial, bem
como com a investigação e cessação da conduta lesiva
do seu direito. |
5.
Na impossibilidade de se fixar, nos termos dos
números anteriores, o montante do prejuízo
efectivamente sofrido pela parte lesada, e desde que
este não se oponha, pode o tribunal, em
alternativa, estabelecer uma quantia fixa com
recurso à equidade, que tenha por base, no mínimo,
as remunerações que teriam sido auferidas caso o
infractor tivesse solicitado autorização para
utilizar os direitos em questão e os encargos por
aquela suportados com a protecção do direito de
autor ou direitos conexos, bem como com a
investigação e cessação da conduta lesiva do seu
direito. |
6.
Quando, em relação à parte lesada, a conduta do
infractor constitua prática reiterada ou se revele
especialmente gravosa, pode o tribunal determinar a
indemnização que lhe é devida com recurso à
cumulação de todos ou de alguns dos aspectos
previstos nos nºs 2 a 5. |
6.
Quando, em relação à parte lesada, a conduta do
infractor constitua prática reiterada ou se revele
especialmente gravosa, pode o tribunal determinar a
indemnização que lhe é devida com recurso à
cumulação de todos ou de alguns dos critérios
previstos nos nºs 2 a 5. |
7.
Em qualquer caso, o
tribunal deve fixar uma quantia razoável destinada a
cobrir os custos, devidamente comprovados,
suportados pela parte lesada com a investigação e a
cessação da conduta lesiva do seu direito. |
… |
4.3.
Outros países deram seguimento ao mesmo dever de
transposição da Directiva.
I -
Em Espanha foram alterados, além de outros
dispositivos, o art. 140º da Lei de Propriedade
Intelectual, o art. 66º da Lei de Patentes, o
art. 43º da Lei de Marcas e o art. 55º da Lei de
Protecção Jurídica do Desenho Industrial.
Segundo o
actual art. 140º da Lei de Propriedade Industrial:
“1.
La indemnización por daños y perjuicios debida al titular
del derecho infringido comprenderá no sólo el valor de la
pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que
haya dejado de obtener a causa de la violación de su
derecho.
La cuantía indemnizatoria podrá incluir, en
su caso, los gastos de investigación en los que haya
incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de
la infracción objeto del procedimiento judicial.
2. La indemnización por daños y perjuicios se
fijará, a elección del perjudiciado, conforme a alguno de
los criterios siguientes:
a) Las consequencias económicas negativas,
entre ellas la pérdida de benefícios que haya sufrido la
parte perjudiciada y los beneficios que el infractor haya
obtenido por la utilización ilícita.
En el caso de daño moral procederá su
indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio
económico.
Para su valoración se atenderá a las
circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y
grado de difusión ilicita de la obra.
b) La cantidad que como remuneración hubiera
percibido el perjudiciado, se el infractor hubiera pedido
autorización para utilizar el derecho de propriedad en
cuestión.
...”.
O nº 2 do
art. 66º da Lei de Patentes passou a ter a seguinte
redacção:
“2.
Para fijar la indemnización por perdas y daños se tendrán en
cuenta, a elección del perjudiciado:
a) Las consequencias económicas negativas,
entre ellas los beneficios que el titular habria obtenido
previsiblemente de explotación de la invención patentada si
no hubiera existido la competencia del infractor y los
beneficios que este último haya obtenido de la explotación
del invento patentado.
En el caso de daño moral procederá su
indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio
económico.
b) La cantidad que como precio el infractor
hubiera debido pagar al titular de la patente por la
concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a
cabo su explotación conforme el derecho.
Para su fijación se tendrá en cuenta
especialmente, entre otros factores, da importancia
económica del invento patentado, la duración de la patente
en el momento en que comenzó da violación y número y clase
de licencias concedidas en ese momento”.
As demais
normas modificadas apresentam uma redacção muito semelhante,
com ligeiras diferenças justificadas apenas pelo objecto da
protecção.
O art. 43º
da Lei de Marcas prescreve a atendibilidade de:
“Las consequencias económicas negativas,
entre ellas los beneficios que el titular habria obtenido
mdiante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la
violación y los beneficios que haya obtenido el infractor
como consequencia de la violación”.
O art. 55º
da Lei de Protecção Jurídica do Desenho Industrial
determina que se tenham em conta:
“Las consequencias económicas negativas,
entre ellas los beneficios que el titular habria obtenido de
la explotación del diseño si no hubiera tenido lugar la
violación de su derecho y los beneficios obtenidos por el
infractor como consequencia de la violación del derecho
del titular del diseño registrado”.
II -
No Luxemburgo foi modificado o art. 43º da Lei
sobre Direitos de Autor que passou a ter a seguinte
redacção:
“Pa partie lésée a droit à réparation de tout
préjudice qu’elle subit du fait d’une atteinte à un droit
d’auteur, un droit voisin ou un droit sui generis sur une
base de données.
La jurisdiction qui fixe les dommages et
intérêts:
a) Prend en considération tous les aspects
appropriés tels que les conséquences économiques négatives,
notamment le manque à gagner, subies para la partie lésée,
les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant
et, dans les cas appropriés, des éléments autres que des
factuers économiques, como le préjudice moral causé aux
titulaires du droit du fait de l’atteinte ;
b) À titre d’alternative, la jurisdiction
peut décider, dans les cas appropriés, de fixer un montant
forfaitaire de dommages-intérêts, sur la base d’éléments
tels que, au moins, le montant des redevances ou droits que
auraient été dus si le contrevenant avait demandé
l’autorisation d’utiliser le droit de proprieté
intellectuelle en question".
Foi também
modificado, em termos semelhantes, o art. 80º da
Lei sobre Propriedade Industrial.
III -
Em Itália a transposição levou, além do mais, à
modificação do art. 158º, nº 2, da Lei de Direitos de
Autor, passando a ter a seguinte redacção:
“Il
ressarcimento dovuto al danneggiato é liquidato secondo le
disposizioni degli articoli 1223º, 1226º e 1227º del Codice
Civile.
Il lucro
cessante é valuato dal giudice ai sensi dell’articolo 2056º,
secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli
utili realizzati in violazione del diritto.
Il
giudice puo liquidare il danno in via forfettaria sulla base
quanto meno dell’importo dei diritti che avrebbero dovuto
essere riconosciuti, qualora l’autore della violazione
avesso chiesto al titolare l’autorizzazione per
l’utilizzazione del diritto”.
Foi também
modificado o art. 125º do Código da Propriedade
Industrial, sob a epígrafe “risarcimento del danno e
restituzione dei profitti dell’autore della violazione”,
passando a ter a seguinte redacção:
1. Il
risarcimento dovuto al danneggiato é liquidato secondo le
disposizioni degli articoli 1223º, 1226º e 1227º del Codice
Civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali
le conseguenze economiche negative, compreso il mancato
guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici
realizzati dall'autore della violazione e, nei casi
appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il
danno morale arrecato al titolare del diritto dalla
violazione.
2. La
sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne
la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli
atti della causa e alle presunzioni che ne derivano.
In
questo caso il lucro cessante é comunque determinato in un
importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della
violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto
una licenza dal titolare del diritto leso.
3. In
ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la
restituzione degli utili realizzati dall'autore della
violazione, in alternativa al risarcimento del lucro
cessante o nella misura in cui essi eccedono tale
risarcimento”.
5.
Análise do regime jurídico vigente:
5.1.
A primeira observação que pode ser feita é
que o regime da quantificação de indemnizações por
infracções à propriedade intelectual constitui uma das
manifestações da oponibilidade de direitos subjectivos.
Gozando o
interessado da exclusividade do direito (cfr. o art.
1º do CPI e o art. 9º, nº 2, do CDADC), para além de poder
impedir a sua violação ou a continuação da violação, pode
reclamar indemnização ou compensação pelos danos causados.
O nº 1 do
art. 338º-L do CPI e o nº 1 do art. 211º do CDADC acabam por
concretizar o que, em termos genéricos, está previsto no
art. 483º do CC. É, aliás, manifesto o paralelismo que pode
estabelecer-se com o teor deste preceito que concentra os
pressupostos da responsabilidade que, com mais
desenvolvimentos, mas com menos clareza, também surgem
naquelas normas específicas:
a)
O evento: o facto que traduz a infracção.
b)
A ilicitude: a contrariedade ao direito, pressuposto
essencial da responsabilidade civil.
c)
A natureza dolosa ou negligente da conduta,
com regime mais gravoso para a primeira modalidade, nos
termos que resultam do nº 6 de cada uma das disposições.
Se as
condutas dolosas não deixam dúvidas quanto à sua projecção
para efeitos de responsabilidade civil, também assim ocorre
com as condutas negligentes. Importa para o efeito ponderar
que os direitos de propriedade intelectual são marcados pela
exclusividade e oponibilidade erga omnes,
características que, em relação aos direitos de propriedade
industrial são fortalecidas pelo específico regime do
registo e da publicitação (art. 29º do CPI), elevando o grau
de exigibilidade em relação a terceiros no que concerne à
averiguação da titularidade de tais direitos e das
circunstâncias que inibem ou limitam o seu uso.
Não há, no
entanto, lugar a responsabilidade objectiva, tendo em
conta a ausência de norma especial exigida pelo art. 483º,
nº 2, do CC,
sem embargo da eventual aplicação do instituto subsidiário
do enriquecimento sem causa (arts. 473º e segs. do
CC), na modalidade do enriquecimento por intervenção,
verificados que sejam os respectivos pressupostos.
d)
Naturalmente é necessária a verificação de um dano de
natureza patrimonial ou não patrimonial, sendo a
quantificação da respectiva indemnização o cerne deste
despretensioso trabalho.
e)
Por fim, deve existir um nexo de causalidade entre a
violação e o dano.
5.2.
Existe uma diferença ligeira na redacção dos
preceitos. Enquanto o art. 338º-L do CPI prevê a obrigação
de reparar a parte lesada pelos “danos”, no art. 211º
do CDADC tal obrigação tem tradução nas “perdas e danos”.
Era
escusada esta diferença terminológica tanto mais estranha
quanto é certo que ambos os normativos resultaram do mesmo
processo legislativo, parecendo mais acertada a primeira
expressão que está em consonância com o que, a respeito da
responsabilidade civil em geral e da quantificação da
indemnização, decorre dos arts. 483º, nº 1, e 562º e segs.
do CC.
De todo o
modo, nada de útil se extrai de tal diferença terminológica,
pois que também no nº 2 do art. 338º-L se alude a “perdas
e danos”, o que permite afirmar, com total segurança, a
equivalência entre as expressões “danos” e “perdas
e danos”, qualquer delas com capacidade para envolver
tanto os danos emergentes como os lucros cessantes.
5.3.
O sistema de quantificação das indemnizações confronta-se
com as normais dificuldades emergentes da ponderação de cada
um dos critérios ou factores enunciados nos preceitos dos
arts. 338º-L do CPI e 211º do CDADC.
No que
respeita aos factores que são comuns à responsabilidade
civil em geral, o recurso à doutrina e a jurisprudência
bastará para a resolução das dúvidas, embora devam ter-se em
conta as especificidades da matéria de facto inerente aos
direitos de exclusivo.
Mas tendo o
legislador respondido à necessidade de transpor para o
direito interno determinações que constavam da Directiva,
bem podia ter usado uma técnica legislativa mais adequada,
em vez de abrir o campo a escusados debates na doutrina e a
dúvidas que por certo se vão suscitar na jurisprudência
quando os tribunais se confrontarem com a sua aplicação
prática.
Era de
facto dispensável uma técnica legislativa tão errática e tão
confusa que, na prática, acaba por entregar aos tribunais,
aos quais deveriam ser dadas indicações precisas
potenciadoras de segurança e de certeza jurídica, uma larga
margem de arbítrio no que concerne ao restabelecimento do
equilíbrio violado com a prática das infracções aos direitos
de propriedade intelectual.
Compreende-se o critério previsto no nº 5 para os casos de
impossibilidade de quantificação exacta através de critérios
objectivos que reflictam verdadeiramente a realidade.
Consideração que deve estender-se ao nº 4, no que respeita à
tutela dos danos de natureza não patrimonial. O que de modo
algum se compreende é a solução consignada nos nºs 2 e 6 que
deixa em aberto resultados para os quais deveriam concorrer
factores precisos e bem delimitados, atenuando a margem de
incerteza e de insegurança jurídica que continuará a pairar
sobre o regime das indemnizações.
5.4.
Não se mostra fácil enunciar aquilo que, para efeitos de
quantificação da indemnização, deve ser imputado a danos
emergentes ou a lucros cessantes, fazendo todo o
sentido adaptar a cada espécie de direitos (direitos de
propriedade industrial e direitos de autor e direitos
conexos) e, depois, a cada modalidade em concreto os
conceitos já suficientemente estabilizados ao nível da
responsabilidade civil geral.
São, por
exemplo, danos emergentes os seguintes:
a)
Os que decorrem da sub-utilização da capacidade produtiva
instalada, na pressuposição da exploração da patente em
regime de exclusivo e sem a concorrência ilegítima do
infractor, ou da inutilização parcial de uma parte da
capacidade produtiva existente; outrossim os custos
indirectos devidos a despedimentos de trabalhadores que
tenham sido dispensados por causa da correspondente redução
da actividade produtiva;
b)
Os que se revelam através do desprestígio da marca, do
produto ou da obra, da perda do crédito ou da afectação da
imagem, designadamente quando da actuação do infractor
resulte uma desconfiança em relação à qualidade dos bens
protegidos de natureza comercial ou cultural; ou ainda as
despesas necessárias para recuperação do prestígio da marca
ou do produto ou clarificação de dúvidas que a actuação
tenha causado;
c)
Os custos da protecção do direito (registo, publicidade
legal, etc.) ou os imputados à actividade de investigação e
de cessação da conduta, designadamente os custos de natureza
judicial com advogados, custas processuais ou peritagens.
Em relação
aos lucros cessantes, é corrente a enunciação de
quatro tipos de situações (partindo-se, para o efeito, do
paradigma do direito de patente):
a)
Quando o titular explora ou pretende explorar directamente o
direito e comercializar os produtos, o lucro cessante
mede-se através da redução do preço ou do volume de vendas
em consequência da concorrência ilegítima;
b)
Quando a exploração é feita através de terceiros
licenciatários, o lucro cessante é medido através do preço
das licenças que deveriam ter sido solicitadas pelo
infractor;
c)
Combinação entre a exploração directa e a exploração através
de terceiros, casos em que são aplicáveis as anteriores als.
a) e b);
d)
Quando ainda não se iniciou nem se esperava iniciar a
exploração, os lucros cessantes medir-se-ão através do preço
das licenças que hipoteticamente seriam autorizadas se
infractor as tivesse solicitado.
5.5.
O maior relevo ao nível da responsabilidade civil é
reservado aos danos de natureza patrimonial que mais
evidentemente se revelam nos casos de infracção a direitos
de propriedade industrial, mas que envolvem também direitos
de autor e direitos conexos.
Para o
efeito importa notar a consagração específica de
instrumentos de direito adjectivo com vista ao apuramento de
dados objectivos, implicando o dever de cooperação por parte
do infractor, nos termos que constam do art. 338º-C do CPI e
do art. 210º-A do CDADC. Por essa via será mais fácil obter
“elementos que estejam na posse, na dependência ou sob o
controlo da parte contrária”, para posterior ponderação
pelo tribunal que vai pronunciar-se sobre o pedido de
indemnização, medida que pode revelar-se mais importante
quando estejam em causa “actos praticados à escala
comercial” nos termos definidos pelo art. 338º-A do CPI
e pelo art. 210º-L do CDADC, em que a recolha de elementos
de prova pode abarcar “documentos bancários, financeiros,
contabilísticos ou comerciais”.
A
actividade instrutória pode, aliás, inscrever-se na esfera
da tutela cautelar e instrumental, visando a
preservação de meios de prova nos termos previstos no
art. 338º-D do CPI e no art. 210º-B do CDADC (diligências
probatórias ad perpetuam rei memoriam).
5.6.
Deve ser considerada a possibilidade de valorar os danos de
natureza não patrimonial sofridos pelo lesado a que
também se alude no art. 13º, nº 1, al. a), da Directiva.
Também aqui
se revela a deficiência na construção normativa, na medida
em que, malgrado a diversa natureza dos danos patrimoniais e
não patrimoniais, surgem amalgamados, sendo legítimo
inquirir se foi intenção do legislador que os danos não
patrimoniais constituíssem um dos factores a atender na
determinação do montante global dos danos, como parece
decorrer do art. 338º-L do CPI no qual, depois da
exemplificação constante do nº 2, se prescreve no nº 4 a
atendibilidade dos danos não patrimoniais.
Interpretação que parece ganhar ainda mais relevo no art.
211º do CDADC, uma vez que tanto no nº 2 como no nº 4 os
factores exemplificados são reportados, sem qualquer
distinção, a ambas as espécies de danos, ainda que alguns
não tenham manifestamente qualquer relação com danos de
natureza não patrimonial ligados a direitos de natureza
pessoal.
E tal
resultado parece justificar-se ainda mais ao constatar-se
que para determinar a indemnização nos casos mais graves
previstos no nº 6 de cada um dos preceitos se admite o
recurso cumulativo a todos ou a alguns dos “aspectos”
referidos nos anteriores nºs 2 a 5.
Todavia,
malgrado as aparências, cremos que se impõe uma distinção de
ordem metodológica, aliás, corrente na responsabilidade
civil em geral, de modo a separar os factos e as
correspondentes pretensões que respeitam aos danos
patrimoniais dos que se reportam a danos de natureza não
patrimonial. Se bem que algumas circunstâncias da infracção
possam relevar para a valoração e quantificação de ambas as
espécies de danos, parece aconselhável que se invoquem e
apreciem com autonomia os danos não patrimoniais,
circunstanciando os aspectos que exercem influência tanto na
gravidade da infracção, como no montante da compensação que
ao titular do direito seja devida.
5.7.
O resultado final da acção de indemnização está
condicionado, em grande parte, pelas opções do próprio autor
no que concerne à alegação dos factos reveladores dos
danos e dos diversos critérios para a sua determinação e à
apresentação dos meios de prova necessários para o
seu apuramento.
No que
concerne aos meios de prova, o interessado pode ainda
beneficiar do uso por parte dos tribunais dos poderes de
investigação. Mas tal actividade é de natureza complementar,
servindo apenas para completar ou aprofundar diligências de
prova que tenham sido promovidas, não podendo traduzir-se em
pura substituição do ónus probatório a cargo das partes.
Mais
rigoroso é o sistema no que concerne à alegação dos
factos. Não havendo qualquer regime especialmente
previsto para as acções de indemnização em matéria de
direitos de propriedade intelectual, é exclusivamente sobre
o autor, como titular do direito, que recai o ónus de
alegação dos respectivos factos constitutivos, maxime
os que integram cada um dos diversos factores reveladores da
dimensão qualitativa e quantitativa dos danos.
5.8.
A alusão aos lucros especificamente obtidos pelo
infractor como factor que pode ser usado para determinar
a indemnização nos casos referidos nos nºs 2 e 6 de cada um
dos preceitos merece considerações adicionais.
5.8.1.
O resultado da transposição da Directiva para o
ordenamento jurídico nacional não abona em matéria de
técnica legislativa.
A um regime
de ressarcimento dos danos que praticamente deixava em
branco tudo quanto respeitasse especificamente às
consequências cíveis de infracções a direitos de propriedade
intelectual, dependentes, como a generalidade das situações,
às regras gerais da responsabilidade civil extracontratual,
sucedeu um regime que colocou à disposição dos interessados
e, depois, à ponderação dos tribunais uma série de
normativos cuja redacção ou concatenação é de tal modo
complexo e confusa que se adivinham as dificuldades com que
as partes e os tribunais se debaterão quando se confrontarem
com a tutela cível daqueles direitos de exclusivo.
Se antes a
crítica assentava na falta de especificação dos factores
determinativos das indemnizações ou compensações, agora
apresenta-se-nos uma multiplicidade de elementos que podem
ou devem ser ponderados, sem que tenham sido deixados sinais
claros acerca do modo de aplicação.
A dúvida
principal que ressalta do texto gira em torno de saber se
a)
O legislador pretendeu que na fixação da indemnização se
atendesse a todo o lucro obtido pelo infractor
(envolvendo a responsabilidade punitiva ou “punitive
damages” de matriz anglo-saxónica) ou se
b)
Tal factor está condicionado pelo que decorre do nº 1, com
limitação da indemnização ao valor dos danos causados
na esfera do titular do direito medidos pelos prejuízos
efectivamente sofridos.
A primeira
solução encontra apoio no facto de, nos termos do nº 2, ao
lado da atendibilidade dos danos emergentes e dos lucros
cessantes, se referir também o “lucro obtido pelo
infractor”, factor que mais se evidencia nas situações
previstas no nº 6, onde a possibilidade da cumulação é
expressamente acautelada.
Tal solução
será óbvia para quem já defenda, a partir do regime geral da
responsabilidade civil, que esta pode desempenhar também uma
função punitiva, tendo o legislador explicitado em
sede dos direitos da propriedade intelectual a necessidade
de se atender ao lucro do infractor como componente da
indemnização, além dos danos que em sentido estrito foram
provocados na sua esfera jurídica.
Mas a
segunda solução também encontra alguns argumentos, podendo,
por exemplo, invocar-se que nos Considerandos da
Directiva se negou a atribuição dessa função punitiva
da responsabilidade civil e ainda o facto de esta se não
encaixar na tradição jurídica dos ordenamentos de matriz
continental.
Neste
contexto, seria legítimo observar que uma modificação de
paradigma na sede específica das infracções de direitos da
propriedade intelectual deveria ser expressa de modo
inequívoco, em vez de ser deixada nas entrelinhas dos
preceitos.
5.8.2.
Para além das dificuldades de detectar todos os passos do
processo legislativo, os Trabalhos Preparatórios
a que pôde aceder-se (essencialmente o Diário da Assembleia
da República, em www. parlamento.pt) pouco adiantam á
resolução daquela dúvida.
Ainda
assim, verifica-se que no Preâmbulo da Proposta do
Governo, nº 141/X (§ 21º) se referia que:
“A
matéria de indemnização por perdas e danos a fixar a favor
do direito lesado inclui os danos patrimoniais e morais. O
presente acto de transposição respeita o disposto no art.
13º da Directiva, passando o CDADC e o CPI a prever que, no
cômputo da indemnização, sejam tidos em consideração todos
os aspectos adequados: para além dos lucros cessantes
sofridos pelo titular dos direitos de propriedade
intelectual, os lucros indevidamente obtidos pelo
infractor e, em caso de impossibilidade de aferição do
prejuízo sofrido, as remunerações que teriam sido auferidas
se o infractor tivesse solicitado autorização para utilizar
o direito de propriedade intelectual”.
Em
concretização desses objectivos, propunha-se para o art.
211º, nº 1, do CDADC (semelhante ao nº 3 do art. 338º-L do
CPI), o seguinte:
“Na
determinação do montante da indemnização por perdas e danos,
patrimoniais e não patrimoniais, o juiz deve atender ao
lucro indevidamente obtido pelo infractor, aos lucros
cessantes sofridos pelo autor lesado e, sempre que se
justifique, aos encargos por este suportados na investigação
e na cessação da conduta lesiva do seu direito”.
Ao mesmo
art. 211º do CDADC serviu ainda de base o Projecto-Lei do
PCP, no qual se previa para o seu nº 3 a seguinte
redacção:
“Na
determinação do montante da indemnização por perdas e danos
de carácter patrimonial, o tribunal deve atender
designadamente à importância da receita obtida pelo
infractor em resultado da actividade ilícita e aos
lucros cessantes e danos emergentes sofridos pelo lesado”.
Nada mais
se descobriu acerca dos motivos que levaram a fixar a
redacção final dos normativos, designadamente na parte que
se reporta aos lucros obtidos pelo infractor.
Nas “Observações”
que diversas associações constituídas na área da defesa dos
direitos de autor
apresentaram em relação à referida Proposta de Lei nº
141/X sugeria-se a seguinte redacção alternativa:
“1.
Quem com dolo ou mera culpa viole o direito de autor ou
direito conexo de outrem, fica obrigado a indemnizar o
lesado pelos danos resultantes da violação.
2. …/…
3. Na
determinação do montante da indemnização por perdas e danos
de carácter patrimonial, o tribunal deve atender
designadamente à importância da receita obtida pelo
infractor em resultado da actividade ilícita e aos
lucros cessantes e danos emergentes sofridos pelo lesado.
4. Na
impossibilidade do lesado quantificar o montante do prejuízo
efectivamente sofrido nos termos do número anterior, e desde
que este a tal não se oponha, pode o tribunal, em
alternativa, estabelecer a indemnização por perdas e danos
patrimoniais com base em outros elementos como, no mínimo,
as remunerações que teriam sido auferidas pelo lesado caso o
infractor tivesse solicitado autorização para utilizar o
direito em causa ou o valor correspondente á receita que
seria auferida pelo lesado caso o infractor tivesse
adquirido cópias autorizadas da obra ou prestação protegida.
5.
Quando a conduta do infractor seja particularmente dolosa,
constitua prática reiterada ou se revele especialmente
gravosa, pode o Tribunal determinar a indemnização por danos
patrimoniais recorrendo cumulativamente aos critérios dos
nºs 3 e 4. …/…”.
5.8.3.
No campo doutrinal, a legitimidade de uma solução em
que os lucros auferidos pudessem reverter para o titular,
ainda que superando o montante dos danos, já tinha
defensores entre nós, mesmo em face doa legislação anterior.
Em face do
anterior art. 211º do CDADC, Paula Meira Lourenço
defendia que “a partir do momento em que o legislador prevê
a ponderação das receitas obtidas pelo agente, como critério
de determinação do montante da indemnização, afasta-se do
clássico conceito de dano como diferença no património do
lesado e consagra uma manifestação da função punitiva da
responsabilidade civil”.
Referia ainda, a respeito da concorrência desleal, que “só a
exigência de restituição do lucro do agente (montante
punitivo ou dano punitivo) pode evitar a actuação baseada
num critério de pura racionalidade económica lesiva de bens
jurídicos valiosos e punir o agente”.
A defesa de
soluções que apostassem na atribuição ao titular de direitos
de propriedade intelectual do lucro obtido à sua custa,
independentemente do dano efectivamente sofrido, era também
defendida por Júlio Gomes.
Ainda antes
da transposição da referida Directiva já Adelaide
Menezes Leitão referia que “não se afirma um princípio
de total correspondência entre indemnização e prejuízo, mas
antes um princípio de adequação entre o dano e a
indemnização” e que “no que concerne aos lucros
indevidamente obtidos pelo infractor, o legislador
comunitário utiliza o instituto da responsabilidade civil de
forma a englobar o enriquecimento injusto. Trata-se, neste
ponto, de avaliar o lucro de intervenção, isto é, o lucro de
ingerência do infractor em bens jurídicos alheios”. Conclui
afirmando que “ao consagrar o enriquecimento ilegítimo como
elemento relevante para o estabelecimento da obrigação de
indemnizar habilita-se uma indemnização superior ao dano”.
A
observação de alguns ordenamentos jurídicos que satisfizeram
igualmente a transposição da Directiva revela a
consagração da atendibilidade específica dos lucros
auferidos pelo infractor, como ocorre em Espanha, no
Luxemburgo e em Itália,
em sentido diverso daquilo para que apontavam as respectivas
tradições jurídicas avessas à atribuição à responsabilidade
civil de uma função punitiva complementar.
5.8.4.
Nem o Acordo ADPIC/TRIPS, nem a Directiva
impuseram que a responsabilidade civil por factos ilícitos a
regular internamente em cada Estado determinasse a reversão
para o lesado de todos os lucros auferidos do infractor.
Mas, além
de não ficar vedada uma tal iniciativa interna, no sentido
mais favorável aos interessados (art. 3º, nº 2, da
Directiva), o legislador nacional não poderia deixar de
prever a sua ponderação em sede de quantificação da
indemnização.
Servindo a
Directiva como elemento integrador e auxiliar da
interpretação do direito interno, à compreensão do direito
nacional sobre a norma que se reporta à atendibilidade dos
lucros auferidos pelo infractor pode convir a ponderação do
disposto no art. 13º, nº 2, da Directiva, sendo os
lucros do infractor um dos elementos, entre os demais
exemplificados, a ter em consideração quando se trata de
fixar uma indemnização cujo valor permita restabelecer o
equilíbrio económico rompido ou perturbado pela prática da
infracção.
Tal não
passa necessariamente pela reversão da totalidade dos
lucros, cuja prova, aliás, ainda que por aproximação, se
revelará bem difícil na generalidade dos casos. Basta que,
através da fixação de uma indemnização se consiga privar o
infractor dos benefícios obtidos à custa do titular do
direito, ponderando, designadamente, o custo efectivo de
licenças que porventura fossem concedidas pelo interessado
se acaso as mesmas fossem solicitadas, as receitas brutas e
também as despesas inerentes à produção, utilização ou
distribuição.
Se os danos
na esfera do lesado não têm necessária correspondência com
os lucros auferidos pelo infractor, estes não serão elemento
estranho aos prejuízos que aquele sofreu e que decorrem, por
exemplo, da redução das vendas dos produtos sujeitos a
regime de exclusivo, devendo servir de elemento de
quantificação da indemnização, tendo em conta não só a o
valor da receita bruta, como o das remunerações
que seriam devidas ao titular do direito se acaso o
infractor tivesse seguido os procedimentos normais.
Os lucros
servirão de elemento auxiliar e complementar para
efeitos de quantificação da indemnização, já que,
naturalmente, num sistema concorrencial, os ganhos auferidos
por um agente económico se repercutem, em regra,
negativamente nos ganhos da concorrência, o que se revela
especialmente quando no exercício dessa actividade tenham
sido violados direitos de exclusivo.
Em
conclusão, parece-nos que os lucros indevidamente auferidos
pelo infractor, na medida em que se apurem dados objectivos
a esse respeito, poderão constituir um factor adicional a
acrescer ao valor da indemnização.
No entanto,
podendo existir sobreposição entre os lucros cessantes
(v.g. receitas que deixaram de ser recebidas com a
venda dos direitos ou dos produtos) e aqueles lucros
ilicitamente auferidos pelo infractor (v.g.
resultante da produção e venda de produtos sem licença ou da
utilização de direitos de outrem), o quantitativo referente
aos lucros indevidos apenas terá relevo se e na
medida em que não esteja já incluído na parcela dos lucros
cessantes, evitando a duplicação.
6.
Análise de cada uma das situações:
6.1.
Situação paradigmática:
O destaque
em matéria de regulação do direito de indemnização vai
naturalmente para os casos que, não sendo de qualificar como
especialmente graves, permitam a quantificação da
indemnização recorrendo aos critérios gerais
referidos no art. 338º-L, nºs 2 a 4, do CPI, ou no art.
211º, nº 2, nºs 2 a 4, do CDADC.
Segundo
tais preceitos, o tribunal deve ponderar os seguintes
aspectos:
- Danos
emergentes;
- Lucros
cessantes;
- Lucro
obtido pelo infractor (atendendo, além do mais, à
importância das receitas resultantes da conduta ilícita); e
os
- Encargos
suportados com a protecção do direito e com a investigação
e cessação da conduta.
- Danos não
patrimoniais.
Assim, em
relação ao cômputo da indemnização decorrente da
generalidade das infracções que apresentem relevo em termos
de direitos de propriedade intelectual:
a)
O objectivo é o de ressarcir as “perdas e danos”
sofridos pelo lesado (nº 1), devendo ser computados os danos
patrimoniais, por um lado, e por outro, os não patrimoniais
ou morais;
b)
Relativamente aos danos patrimoniais importam sobremaneira
os danos emergentes e os lucros cessantes,
assim como o lucro obtido pelo infractor (nº 2), para
cuja determinação importa considerar, como factor objectivo,
a importância das receitas brutas, designadamente, quanto
aos direitos de autor, das receitas de espectáculos
realizados (art. 211º, nº 3, do CDADC);
c)
Relevam ainda os encargos suportados
com a protecção dos direitos violados e os relacionados com
a investigação da infracção e com a cessação da conduta
lesiva (nº 2);
d)
Especialmente quanto aos direitos de autor, nos
termos do art. 211º, nº 4, 2ª parte, do CDADC (mas também
com a possibilidade de adaptação aos direitos de propriedade
intelectual, como o sugere o advérbio empregue no nº 2 do
art. 338º-L do CPI), importa considerar as circunstâncias
da infracção, a gravidade da lesão sofrida, o grau
de difusão ilícita da obra ou da prestação ou outros
aspectos que, de acordo com a natureza de cada direito, se
mostrem relevantes para atingir o desiderato fundamental
para que aponta o nº 1.
Estamos
perante factores enunciados de forma exemplificativa,
no seguimento de um dos Considerandos da Directiva
que aponta para a necessidade de a indemnização ser
quantificada a partir de critérios objectivos, com o
que se evitará a insegurança que emerge do recurso à
equidade.
Sendo o
objectivo final a indemnização dos danos, a sua
quantificação deve ser encontrada a partir da ponderação de
cada um dos elementos, à semelhança do que ocorre no âmbito
da responsabilidade civil em geral, nos termos do art. 496º,
nºs 1 e 3, do CC (no que concerne à quantificação da
compensação por danos morais), ou do art. 564º, nº 2, do CC.
A redacção
do preceito denota as dificuldades de fixação das
indemnizações por infracção a direitos de propriedade
intelectual fruto da diversidade das circunstâncias
envolventes.
Fundamental
é que sejam ponderados todos os elementos que estiverem
acessíveis aos interessados e, depois, ao tribunal, por
forma a que a indemnização restabeleça o equilíbrio
económico posto em causa pela prática da infracção, sendo de
notar, aliás, que a Directiva se basta com a
atribuição ao lesado de uma “indemnização por perdas e
danos adequada ao prejuízo por este efectivamente sofrido”
(art. 13º, nº 1), objectivo cuja concretização se faz, ao
nível do nosso direito interno, mediante a ponderação dos
diversos aspectos referidos no nº 2, 3 e 4 (sendo de notar
que cada um destes preceitos se emprega a expressão “deve
atender”).
6.2.
Situações em que se verifique a impossibilidade de
apuramento dos danos (art. 338º-L, nº 5, do CPI e art.
211º, nº 5, do CDADC):
Pode
ocorrer que, através dos diversos mecanismos de alegação e
prova, incluindo o recurso a factos indiciários ou a
presunções judiciais, não seja possível apurar o montante da
indemnização, designadamente por falta de elementos
reveladores dos danos (danos emergentes, lucros cessantes,
despesas conexas, lucros do infractor, etc.).
Para estes
casos prescreve-se que o tribunal pode fixar a indemnização
com recurso à equidade, arbitrando uma quantia que
corresponda, no mínimo, às remunerações que teriam sido
auferidas pelo interessado se acaso o infractor lhe tivesse
solicitado a licença ou autorização, acrescida dos encargos
suportados com a protecção do direito (v.g. registos)
e com a investigação e cessação da conduta.
Trata-se de
uma solução pragmática e que parte da constatação da
enorme dificuldade de cumprimento do ónus de prova
relativamente a factos situados da esfera de terceiros que
podem assumir múltiplas formas e ocorrer em diversas escalas
(local, regional, nacional ou global).
Em termos
literais, esta solução é apresentada como uma “alternativa”
à primeira solução.
Porém, o
significado de tal expressão encontra mais equivalência com
uma opção subsidiária do tribunal, de modo que apenas
pode fazer-se uso do critério supletivo verificadas que
sejam duas condições, uma objectiva e outra subjectiva:
1ª
- Impossibilidade de determinação da
indemnização mediante o recurso ao critério básico contido
nos nºs 2 a 4;
2ª
- Concordância expressa ou tácita do
interessado.
Assim, para
além da necessária afirmação da existência de um dano
(sem o que não haverá direito de indemnização), deve
verificar-se uma situação de objectiva “impossibilidade”
(a que deve equiparar-se a grave dificuldade) na sua
fixação. Não havendo elementos para quantificar
objectivamente a indemnização e não podendo esta ser
quantificada com recurso a juízos de equidade, por
manifestação de oposição expressa ou tácita do interessado
(ou por falta de elementos que permitam assentar neles os
juízos equitativos), a sentença será de condenação total ou
parcialmente ilíquida, nos termos do art. 661º, nº 2, do CPC.
Tem sido
objecto de discussão na doutrina saber se o direito de
indemnização deve ser atribuído mesmo nos casos em que,
havendo infracção ao direito privativo, o interessado não
esteja ou não pretenda fazer uso lucrativo desse
direito (maxime quando incida sobre patente não
explorada comercialmente) ou, pelas mais diversas razões,
não esteja disposto a conceder licenças de exploração quer a
terceiros, quer ao concreto infractor.
De acordo
com a doutrina tradicional, em tais situações não deveria
ser reconhecido o direito de indemnização ao abrigo da
responsabilidade civil extracontratual, sem embargo da
eventual integração nas regras do enriquecimento sem causa.
Cremos, no
entanto, que, em face do direito vigente, sustentado e
devidamente integrado pela Directiva, a tutela
indemnizatória deve ser assegurada também nestes casos,
fixando-se a indemnização com base no valor de uma
hipotética licença que fosse concedida se acaso tivesse
sido oportunamente solicitada, nos termos do nº 5.
6.3.
Infracções que constituam práticas reiteradas ou
especialmente gravosas
(art. 338º-L, nº 6, do CPI, e art. 211º, nº 6, do CDADC).
Para tais
situações determina a lei que a quantificação da
indemnização será feita pelo tribunal “com
recurso à cumulação de todos ou de alguns dos
aspectos previstos nos nºs 2 a 5”.
Essa
solução está expressamente apontada para os casos de
condutas reiteradas do infractor, abarcando também as
práticas especialmente gravosas, conceito
indeterminado que deverá ser densificado pela doutrina e
pela jurisprudência em confronto com as situações da vida
real, ponderando designadamente a censurabilidade da
conduta, a dimensão ou amplitude da violação, a sofisticação
dos meios ou instrumentos empregues para a consumação da
violação.
Tendo como
objectivo fundamental o de alcançar uma indemnização
ajustada a partir de elementos tão objectivos quanto
possível, de acordo com as circunstâncias de cada caso, cabe
ao autor, em primeiro lugar e, depois, ao tribunal ponderar
de que modo pode ser alcançado esse objectivo através do
recurso a todos ou a alguns dos critérios determinantes da
indemnização.
A
quantificação da indemnização em situações de maior
gravosidade está fundamentalmente dependente do critério do
tribunal em face das diversas circunstâncias de cada
situação. Seguramente que, para o efeito, a indemnização
nunca ficará aquém daquela que resultar da aplicação,
respectivamente, dos critérios previstos no nº 2 (e no nº 4
do art. 211º do CDADC) e dos que decorrem da aplicação
singela do nº 5. Não faria sentido que para situações de
maior gravidade se alcançasse uma indemnização inferior à
arbitrada em casos que não apresentam essa qualificação.
Duvidoso é
se o preceito admite que, através da acumulação de todos os
factores elencados nos nºs 2 a 5, se atinja, naquelas
situações mais graves uma indemnização acrescida, como
manifestação da vertente punitiva da responsabilidade civil,
objectivo que, sendo defensável em termos sistemáticos (ao
aludir à cumulação), pela sua novidade, deveria ter ficado
explícito, em vez de se “empurrar” para os tribunais a
resolução de dúvidas interpretativas.
7.
Enriquecimento sem causa
7.1.
Nos termos do art. 473º e segs. do CC, aquele que
injustamente enriquecer à custa de outrem é
obrigado a restituir aquilo com que se locupletou, merecendo
especial atenção o enriquecimento por intervenção que
decorre da intromissão em bens ou direitos alheios.
O
enriquecimento sem causa, com a sua vocação generalista,
ainda que de pendor subsidiário, não é figura estranha aos
direitos de propriedade intelectual, cobrindo situações que
não encontram sustentação nas regras da responsabilidade
civil, mais concretamente quando não exista culpa do agente.
Sendo os direitos de propriedade intelectual marcados pela
exclusividade, os lucros da sua exploração devem, em
princípio, reverter para o seu titular.
Para
Menezes Leitão, tanto em relação aos direitos de autor
como aos direitos de propriedade industrial é legítimo o
recurso subsidiário ao enriquecimento sem causa para tutelar
situações que não preencham os pressupostos da
responsabilidade civil. Porém, em lugar da restituição de
todo o lucro, advoga que apenas deve reverter para o
interessado o valor correspondente ao preço da licença ou a
remuneração normal do mercado que poderia obter em condições
normais.
7.2.
Ao nível da nossa jurisprudência o recurso ao
enriquecimento sem causa a título subsidiário tem sido
debatido com mais frequência a respeito dos direitos de
propriedade, como o revela o Ac. do STJ de 31-3-04, CJSTJ,
tomo I, pág. 151 (fazendo uso da doutrina expressa no Ac. do
STJ, de 23-3-99, CJSTJ, tomo I, pág. 172). Tratava-se de
utilização indevida de prédio alheio para colocação de
postes de electricidade, nele se afirmando ser devida ao
proprietário a quantia correspondente ao valor de uso.
Quantia que no Ac. da Rel. de Évora, de 3-2-03, CJ, tomo I,
pág. 241, foi determinada com base no valor que o utilizador
teria de pagar ou estaria disposto a pagar pela utilização
do prédio numa situação de arrendamento.
Já a
respeito do enriquecimento conexo com direitos de
propriedade intelectual foi proferido o Ac. do STJ,
de 22-4-99, CJSTJ, cujo sumário é o seguinte:
“Tendo a ré
fabricado, sem autorização do autor, máquinas industriais
objecto de patente de invenção deste que não pôs no mercado
o seu invento, não são descortináveis para este último
prejuízos devidos daquela actividade.
Sendo óbvia
a ausência de danos patrimoniais, óbvio também é o
injustificado enriquecimento à custa do inventor.
Não existe
obstáculo processual a que se resolva, assim, o problema
indemnizatório, porque se trata de indagar, interpretar e
aplicar regras de direito, tarefa em que os tribunais, uma
vez garantido o contraditório das partes, gozam de inteira
liberdade.
A medida de
restituição pelo enriquecimento não é dada pelo bem obtido
na comercialização das máquinas mas, sim, pelo que alguma
doutrina chama de valor objectivo do bem, o valor que,
normalmente, o titular da patente receberia pela concessão
da sua autorização.
A esse
valor acresceria, com cobertura do art. 480º do CC, juros
legais desde a citação”.
Concorda-se
com a doutrina do acórdão, embora nos pareça que, neste
momento, a questão do ressarcimento dos prejuízos
encontraria resposta directa nas regras da responsabilidade
civil, pois que os arts. 338º-L, nº 5, do CPI, e o art.
211º, nº 5, do CDADC, apresentam para casos semelhantes de
impossibilidade de aplicação de outras disposições dos
mesmos artigos o recurso ao valor de hipotéticas licenças
que fossem solicitadas.
O Ac. do
STJ, de 24-2-05 (www.dgsi.pt) incidiu sobre o uso
de um sinal distintivo do estabelecimento comercial, sendo o
sumário o seguinte:
“No
enriquecimento por intervenção, em que alguém enriquece
através da ingerência em bens alheios, usando-os ou
fruindo-os, sem consentimento do seu titular, o "elemento
central" do instituto é a obtenção do enriquecimento a custa
de outrem, podendo este ocorrer sem que exista dano
patrimonial do lesado.
A
"deslocação patrimonial" não resulta, então, da diminuição
do património do "empobrecido" mas é auferida à sua "custa"
- art. 479º, 1 do CC.
O
enriquecimento por intervenção é, assim, uma categoria
autónoma do enriquecimento sem causa.
Quando a
intromissão em bens alheios não envolve responsabilidade
civil ou falta algum dos elementos desta, havendo
enriquecimento sem causa, "o carácter subsidiário da
obrigação de restituir nele fundada não impede" a sua
aplicabilidade.
Gozando a
A. do exclusivo da insígnia do seu estabelecimento,
devidamente registada, o uso da mesma, por terceiro, na
publicidade de um seu estabelecimento, sem autorização
daquela, importa para a mesma o direito a ser ressarcida do
enriquecimento sem causa obtido por esse terceiro, à sua
custa.
O montante
desse enriquecimento correspondente ao valor do uso desse
sinal distintivo, ou seja, ao preço que o terceiro pagaria
pela utilização da referida insígnia, na publicidade do seu
empreendimento”.
No Ac.
da Rel. do Porto, de 26-10-09 (www.dgsi.pt)
referente a um desenho industrial, também se considerou
subsidiariamente aplicável o regime do enriquecimento sem
causa, com restituição do lucro cuja liquidação foi relegada
para momento ulterior.
7.3.
O novo regime continua a admitir o recurso ao
enriquecimento sem causa.
Se dúvidas
existissem, deveriam considerar-se definitivamente superadas
pela intervenção integradora da Directiva, na medida
em que o art. 13º, nº 2, prevê expressamente a possibilidade
de ser ordenada pelo tribunal a “recuperação dos lucros”,
a par do “pagamento de indemnizações por perdas e danos”,
determinando que: “quando, sem o saber ou tendo
motivos razoáveis para o saber, o infractor tenha
desenvolvido uma actividade ilícita, os Estados-Membros
podem prever a possibilidade de as autoridades ordenarem a
recuperação dos lucros ou o pagamento das
indemnizações por perdas e danos, que podem ser
pré-estabelecidos”.
Uma e outra
solução constituem respostas a duas situações autónomas:
a)
Àquelas em que o infractor, “sem o saber”, tenha
desenvolvido uma actividade objectivamente ilícita;
b)
Aos casos em que o agente tenha agido “tendo motivos
razoável para saber” que a sua actividade era ilícita,
abarcando ainda implicitamente os casos em que a conduta
seja lícita, mas tenha dado azo a enriquecimento
injustificado.
Neste
contexto, aplicando as regras do enriquecimento sem causa, a
obrigação de restituição implica a devolução dos lucros
obtidos à custa do interessado, correspondendo, no
mínimo, ao valor que teria de pagar ou que estaria disposto
a pagar se acaso tivesse obtido a autorização ou a licença
para o uso do direito de propriedade intelectual.
8.
Providências instrumentais do direito de indemnização
8.1.
No âmbito de uma tutela reforçada dos direitos de
propriedade intelectual, em cada um dos Códigos foi
introduzido um preceito relativo á tutela cautelar geral com
redacção praticamente idêntica (o art. 338º-I do CPI e o
art. 210º-G do CDADC).
Nos termos
do art. 338º-I, nº 1 e 210º-G, nº 1 do CDADC:
Sempre
que haja violação ou fundado receio de que outrem cause
lesão grave e dificilmente reparável do direito de
[propriedade industrial # direito de autor ou dos direitos
conexos] pode o tribunal, a pedido do requerente, decretar
as providências adequadas a:
a)
Inibir qualquer violação iminente; ou
b)
Proibir a continuação da violação.
O preceito
foi acompanhada da introdução do art. 338º-P com a seguinte
redacção:
“Em tudo
o que não estiver especialmente regulado na presente Secção,
são subsidiariamente aplicáveis outras medidas e
procedimentos previstos na lei, nomeadamente no CPC”.
No CDACD
foi ainda introduzido o art. 211º-B segundo o qual:
“1. Em
tudo o que não estiver especialmente regulado no presente
capítulo, são subsidiariamente aplicáveis outras medidas e
procedimentos previstos na lei, nomeadamente no CPC.
2. O
disposto no presente título não prejudica a possibilidade de
recurso, por parte do titular de um direito de autor ou
direito conexo, aos procedimentos e acções previstos no
CPC”.
8.2.
Tendo em conta especialmente a natureza do direito de
indemnização, a eficácia da sentença condenatória pode ser
especialmente assegurada através da providência de
arresto, cuja estrutura pode divergir consoante esteja
em causa ou não uma infracção à escala comercial.
Para os
casos mais graves de infracção à escala comercial
regem o art. 338º-J do CPI e o do art. 210º-H do CDADC:
“1.
Em caso de infracção à escala comercial, actual ou iminente,
e sempre que o interessado prove a existência de
circunstâncias susceptíveis de comprometer a cobrança da
indemnização por perdas e danos, pode o tribunal ordenar a
apreensão preventiva dos bens móveis e imóveis do alegado
infractor, incluindo os saldos das suas contas bancárias,
podendo o juiz ordenar a comunicação ou acesso aos dados e
informações bancárias, financeiras ou comerciais
respeitantes ao infractor.
2.
Sempre que haja [violação
de direitos de propriedade industrial # violação actual ou
iminente de direitos de autor ou de direitos conexos],
pode o tribunal, a pedido do interessado, ordenar a
apreensão dos bens que se suspeite violarem esses direitos [ou
dos instrumentos que apenas possam servir # bem como dos
instrumentos que sirvam essencialmente] para a prática do
ilícito”.
A
possibilidade de recurso ao arresto comum está expressamente
prevista, para os direitos de autor, no art. 210º-H, nº 5,
do CDADC, possibilidade que também está envolvida na norma
do art. 338º-P do CPI quanto aos direitos de propriedade
industrial.
Apesar da
redacção dos mencionados arts. 338º-P e 211º-B não ser
exactamente a mesma, idênticas são as soluções que deles
derivam, revelando, no essencial, a previsão de dois
tipos de arresto:
a)
Arresto preventivo: para efeitos de assegurar a
garantia patrimonial relativamente ao crédito de
indemnização que venha a ser reconhecido na acção principal;
b)
Arresto repressivo: para efeitos de evitar o
prosseguimento da actividade ilícita.
O
decretamento de arresto preventivo depende dos
seguintes requisitos:
a)
Infracção à escala comercial definida no art. 338º-A
do CPI e no art. 210º-L do CDADC como aquela que decorre de
actos que “violem direitos de (propriedade industrial
– direitos de autor e direitos conexos) e que tenham por
finalidade uma vantagem económica ou comercial, directa ou
indirecta”, excluindo-se os “actos praticados por
consumidores finais agindo de boa fé”;
b)
A infracção pode ser actual ou
iminente, de tal modo que, em relação a créditos
decorrentes de infracções já inteiramente consumadas, resta
o recurso ao arresto preventivo;
c)
Titularidade de um direito de indemnização por perdas
e danos decorrentes daquela violação;
d)
Existência de circunstâncias susceptíveis de
comprometer a cobrança da indemnização, abarcando não apenas
as situações gerais de justo receio de perda da garantia
patrimonial (que, de facto, comprometem a cobrança da
indemnização), como ainda outras circunstâncias em que,
independentemente do motivo e da situação patrimonial do
devedor, seja de considerar comprometida a eficácia da
sentença que venha a reconhecer o direito de indemnização;
e)
O arresto consistirá na apreensão de bens
susceptíveis de serem penhorados (móveis, imóveis ou
direitos, incluindo saldos bancários);
f)
O arresto pode servir também para a recolha provas da
amplitude da infracção, a partir de informações bancárias,
financeiras ou comerciais que sejam obtidas.
Já o
decretamento do arresto repressivo depende dos
seguintes requisitos:
a)
Abarca qualquer violação de direitos de propriedade
industrial ou de autor independentemente da sua amplitude,
incluindo as que não atinjam escala comercial e até as que
sejam imputáveis a consumidores finais que estejam a agir de
boa fé;
b)
Tem por objecto os bens que violem os referidos
direitos ou os instrumentos que sirvam para a prática do
ilícito.
9. Acção
de indemnização
9.1.
No que concerne concretamente à acção de indemnização os
aspectos essenciais a considerar são os seguintes:
a)
Competência material (enquanto não forem instalados
juízos de propriedade intelectual previstos no art. 122º da
nova LOFTJ):
- Tribunais
de comércio, quando estejam em causa direitos de propriedade
industrial;
- Tribunais
cíveis ou de competência genérica, quando estejam em causa
direitos de autor ou direitos conexos.
b)
Quanto à legitimidade importa distinguir os dois
tipos de direitos:
- Quanto
aos direitos de autor e direitos conexos vale o
disposto nos arts. 11º e segs. do CDADC;
- Quando
estejam em causa direitos de propriedade industrial,
a legitimidade activa pertence a qualquer pessoa com
interesse directo (art. 338º-B do CPI), em moldes
semelhantes aos que decorrem do art. 26º do CPC: os
titulares dos direitos e, salvo estipulação em contrário, os
titulares de licenças nos termos previstos nos respectivos
contratos.
Consequentemente, em lugar da referência de âmbito mais lato
a “requerente” constante do art. 210º-G, nº 1, do
CDADC, na defesa de direitos de propriedade industrial ganha
relevo a expressão “interessado” (art. 338º-I, nº 1,
do CPI).
No lado
passivo estará aquele ou aqueles a quem sejam imputados
os actos que traduzam a violação, podendo ainda ser
demandados os intermediários cujos serviços estejam a ser
utilizados por terceiros, nos termos do art. 338º-I, nº 3,
do CPI, e dos arts. 210º-G, nº 3, e 227º do CDADC.
c)
Quanto à capacidade judiciária activa, os arts. arts.
72º a 74º do CDADC contêm uma solução especial. A defesa dos
direitos de autor pode ser feita pelo próprio interessado ou
através de representante ou de associações ou organismos de
gestão de direitos de autor.
d)
Na petição inicial o autor deve alegar os factos
constitutivos do direito que invoque e que sirvam de
substrato aos pedidos formulados.
Importa ter
em atenção a necessidade de concretização dos factos,
designadamente os relacionados com a titularidade do
direito (cfr. o art. 7º do CPI e os art. 12º e 27º do
CDADC) ou com a infracção, assim como os atinentes
aos danos, nas suas diversas dimensões,
concretizando, na medida do possível, cada um dos elementos
a que a lei manda atender para a fixação da indemnização.
Cumpre em
especial trazer ao processo factos reveladores da
gravidade da conduta (especialmente quando a violação
tenha ocorrido à escala comercial, nos termos do art. 338º-A
do CPI ou do art. 210º-L do CDADC), das receitas brutas,
do lucro obtido ou das consequências que a actuação
do agente determinou ao nível dos danos emergentes e
dos lucros cessantes.
Importam
ainda as despesas com a investigação e cessação da
violação e os encargos suportados com a protecção dos
direitos (agentes de propriedade industrial, registos,
etc.).
Sendo caso
disso, é relevante que se invoquem factos reveladores de
danos de natureza não patrimonial, o que com mais
frequência ocorrerá quando estejam em causa direitos de
autor.
e)
Funcionando em pleno o princípio dispositivo, ao autor cabe
a formulação do pedido a que o tribunal ficará
necessariamente sujeito.
Para o
efeito, o autor tanto pode formular pedido líquido
como optar por pedido genérico, nos termos do art.
569º do CC e do art. 471º do CPC.
Ainda que o
pedido de indemnização possa ser isoladamente formulado,
nada obsta a que surja cumulado com outros pedidos a
que correspondam:
-
Medidas inibitórias
(de prevenção especial): v.g. interdição temporária
do exercício de certas actividades, privação do direito de
participar em feiras e mercados ou encerramento temporário
ou definitivo do estabelecimento (art. 210º-J do CPI e art.
338º-N do CDADC). Estas medidas podem ser acompanhadas da
fixação de sanção pecuniária compulsória destinada a
assegurar a execução das medidas inibitórias;
-
Medidas acessórias:
v.g. destruição, a retirada ou a exclusão dos
circuitos comerciais dos objectos em que se tenha traduzido
a violação ou dos instrumentos utilizados para a sua
produção, nos termos do art. 338º-M do CPI e do art. 210º-I
do CDADC;
-
Medida complementar
(prevenção geral): publicitação da sentença (art. 338º-O do
CPI e art. 211º-A do CDADC).
Do mesmo
modo, se a acção respeitar a diversas infracções, nada obsta
a que sejam formulados pedidos parcelares que se reportem á
indemnização devida por qualquer delas.
f)
Cumprido o contraditório e finda a fase dos articulados,
segue-se o saneamento e a condensação, devendo ser
seleccionados os factos provados e controvertidos que, de
acordo com alguma das soluções plausíveis da questão de
direito, possam relevar para efeitos de reconhecimento do
direito invocado, quantificação da indemnização ou
apreciação de qualquer outro pedido.
9.2.
Merece especial destaque a fase de
instrução.
9.2.1.
Em resultado da transposição do art. 7º, nº
1, da Directiva, tanto o CPI como CDADC admitem que
sejam requeridas medidas provisórias e urgentes
destinadas a preservar provas para demonstração da
ocorrência de violação dos direitos de propriedade
intelectual (arts. 338º-D do CPI e 210º-B do CDADC).
Introduziu-se em cada um dos diplomas um regime específico
de produção antecipada de prova com algumas
diferenças em relação à regulamentação geral que consta dos
arts. 520º e 521º do CPC, quer quanto aos seus requisitos,
quer quanto à tramitação.
A lei
identifica algumas medidas que podem ser requeridas:
a)
Descrição pormenorizada da situação, com ou sem
recolha de amostras;
b)
Apreensão efectiva de bens ou dos materiais ou
instrumentos empregues na sua produção.
Esta
enunciação não é exaustiva, nada obstando a que sejam
requeridas outras diligências reportadas a factos
pertinentes para a acção, tais como a inspecção judicial
ou a perícia. Outrossim a apreensão de documentos
em perigo de desaparecimento, em moldes semelhantes aos que,
para o arrolamento documental, se prescreve no art. 421º, nº
1, do CPC.
A
providência específica de preservação de provas pode
preceder não apenas a acção principal, como o procedimento
cautelar que preliminarmente seja requerido, caso em que se
verifica uma dupla instrumentalidade das diligências
cautelares probatórias: primeiro, em relação ao procedimento
e, por via deste, em relação à acção onde, com mais
solenidade, se vai dirimir o litígio.
Para além
de justificar o seu direito e a alegada situação de violação
ou fundado receio de lesão, o requerente deve justificar o
recurso à providência probatória de natureza conservatória,
concretizando os factos que fazem temer pelo desaparecimento
das provas que interessam à defesa da sua situação jurídica.
A lei não
estabelece o condicionalismo previsto no art. 387º, nº 2, do
CPC. Em compensação, admite que o juiz condicione a execução
da providência à prestação de caução (arts. 338º-G do
CPI e 210º-E do CDADC), a qual servirá para garantia do
eventual direito de indemnização que venha a ser reconhecido
ao requerido se acaso a providência se revelar injustificada
ou caducar, ou se se constatar que não existia o direito ao
abrigo da qual foi deferida. A apreciação da
responsabilidade civil inerente à providência probatória
deverá ser feita em processo autónomo.
9.2.2.
Sem embargo das diligências probatórias requeridas a título
preliminar ou incidental e sem prejuízo também da
possibilidade de as partes inserirem na petição ou na
contestação o requerimento de natureza probatória,
imediatamente a seguir à conclusão da fase do saneamento e
da condensação inscreve-se a fase de apresentação ou de
promoção dos meios de prova.
São
evidentes as dificuldades com que o autor se defronta no que
concerne à alegação de factos que, de forma directa ou
indirecta, integram cada um dos factores legalmente
relevantes para a quantificação da indemnização. Mas é no
capítulo da prova dos factos controvertidos que tais
dificuldades mais se revelam, o que serviu de pretexto para
o legislador nacional, em transposição da Directiva, aprovar
medidas específicas.
É verdade
que no nosso sistema processual civil, a rigidez do
princípio do dispositivo ao nível da alegação da matéria de
facto é temperada com uma alargada oficiosidade na
investigação dos factos controvertidos ainda que de
natureza complementar.
Assim o
determina, por exemplo, o art. 519º do CPC, aplicável a todo
o género de provas, os arts. 528º e segs. no que concerne à
prova por documentos, o art. 583º quanto à prova pericial ou
o art. 645º quanto à prova testemunhal.
A especial
natureza dos direitos de propriedade intelectual, a
diversidade de formas que podem assumir, a multiplicidade e
a amplitude das infracções, as dificuldades de penetração
nos circuitos de produção, de distribuição, de utilização ou
de consumo dos bens ou produtos e outras circunstâncias
levaram o legislador a adoptar medidas específicas
tendentes a facilitar o cumprimento do ónus da prova a cargo
do autor.
Na
consecução desse objectivo não foram descurados os
interesses da contraparte susceptíveis de serem gravemente
afectados por medidas probatórias de natureza invasiva e
que, sob a capa da tutela de direitos, tenham por objectivo
aceder a elementos confidenciais (o que é especialmente
visível quando está em causa o direito de patente).
9.2.3.
Sem prejuízo dos elementos de prova antecipadamente
recolhidos, no âmbito de diligências probatórias ad
perpetuam rei memoriam, o art. 338º-C do CPI e o art.
210º-A do CDADC dispõem que o autor pode requerer a
notificação do réu ou de terceiro para efeitos de
apresentação elementos de prova que estejam na sua posse, na
sua dependência ou sob o seu controlo. Para tanto é
necessário que existam indícios suficientes
apreciados em face das posições assumidas pelas partes e dos
elementos constantes dos autos, designadamente dos
documentos já apresentados.
Tal direito
e o correspondente ónus pode ser mais alargado quando se
esteja face a infracções praticadas à escala comercial,
nos termos dos arts. 338º-C, nº 2, e 338º-A do CPI e dos
arts. 210º-A, nº 2, e 210º-L do CDADC, podendo em tais
situações o requerimento dirigir-se à documentação bancária,
financeira, contabilística ou comercial.
Em qualquer
das situações, deve ser assegurada pelo tribunal a protecção
de informações confidenciais. Trata-se de um dever
que, nos termos do art. 6º, nº 2, da Directiva,
representa uma verdadeira condição para aceder a tais
informações, preceito que, assim, serve de elemento de
interpretação.
Em face do
nosso regime processual civil não se mostra fácil ao
tribunal “assegurar a protecção das informações
confidenciais”, tendo em conta a amplitude que nele é
dada ao princípio do contraditório nos termos do art. 3º, nº
3, do CPC e, a respeito do direito probatório, nos termos do
art. 517º do mesmo diploma. Por exemplo, não seria
admissível uma solução em que os elementos de prova fossem
apresentados ao tribunal unicamente para serem analisados e
apreciados pelo juiz, ficando vedados à consulta da parte
que requereu a sua apresentação.
Todavia,
malgrado as dificuldades de conjugação dos preceitos (um que
obriga a assegurar a confidencialidade e outros que conferem
o direito de aceder aos elementos nos quais o tribunal funda
a sua convicção), terá de se engendrar uma solução que,
dando acolhimento ao interesse da parte relacionado com a
recolha de provas, proteja a contraparte da devassa
quanto a elementos que podem revelar-se essenciais para o
exercício da sua actividade e cujo conhecimento externo,
ilimitado e incondicionado possa ser causa de graves danos.
Em face da
ausência de um mecanismo que expressamente regule a
situação, deve ser adoptada a solução que concretamente se
revele mais ajustada (se necessário, com recurso ao
princípio da adequação formal, nos termos do art. 265º-A do
CPC), tendo em conta, além do mais, a maior ou menor
resistência revelada pelo requerido no que concerne à
apresentação e exposição dos elementos relevantes.
Assim:
a)
A protecção de informações poderá ser acautelada
através de uma correcta identificação dos elementos que
devem ser disponibilizados, sem necessidade de exibição ou
revelação indiscriminada de elementos.
É esta
cautela que, aplicada, por exemplo, a elementos bancários
permite que o réu ou a entidade bancária forneçam apenas os
elementos estritamente conexos com os factos controvertidos,
ficando inacessíveis os demais.
O mesmo se
diga em relação aos elementos contabilísticos, financeiros
ou comerciais das empresas visadas, sejam ou não
directamente demandadas.
b)
Quanto aos elementos constantes da escrituração comercial,
decorre dos arts. 29º e segs. do Cód. Comercial que o seu
acesso é limitado.
Sem embargo
da sua disponibilização espontânea pelo detentor, de acordo
com tal preceito, “só pode proceder-se a exame da
escrituração e dos documentos dos comerciantes, a instâncias
da parte ou oficiosamente, quando a pessoa a quem pertençam
tenha interesse ou responsabilidade na questão em que tal
apresentação for exigida”. Nestes casos, “o exame da
escrituração e dos documentos do comerciante ocorre no
domicílio profissional ou sede deste, em sua presença, e é
limitado à averiguação e extracção dos elementos que tenham
relação com a questão” (art. 43º).
Ora, se,
como parece ajustado, a análise da escrita comercial for
feita no âmbito de prova pericial requerida por alguma das
partes ou oficiosamente determinada, os peritos estão
obrigados a cumprir deveres de diligência que os inibem, por
exemplo, de revelar a terceiros factos de que tomaram
conhecimento no âmbito de tais funções (arts. 570º e 581º do
CPC).
Desta forma
se assegura a compatibilização entre o dever de
colaboração da contraparte e o seu direito de reserva,
de tal modo que apenas sejam trazidos para o processo
judicial os elementos que se revelem necessários para prova
dos factos controvertidos, protegendo os demais da devassa
que resultaria da sua integração nos autos.
c)
Quanto a elementos cobertos por sigilo profissional (v.g.
actividade bancária, advocacia, etc.), nos termos do art.
519º, nº 3, do CPC, a recusa de colaboração é legítima
quando importar violação desse sigilo, o qual pode ser
quebrado nos casos previstos no art. 135º do Cód. Processo
Penal.
Assim,
perante a recusa de colaboração apresentada pela
contraparte, caberá ao tribunal apreciar a sua legitimidade
e, se for o caso, promover a quebra do segredo
profissional, tomando as cautelas necessárias, de tal
modo que apenas sejam recolhidos para os autos os elementos
que se mostrem relevantes para a decisão da matéria de facto
controvertida.
9.2.4.
Outras diligências de prova especificamente
aplicáveis em acções referentes a direitos de propriedade
intelectual são as que decorrem do art. 338º-H do CPI e do
art. 210º-F do CDADC.
Permite-se
que seja requerida a notificação do infractor ou de
outras pessoas ligadas à infracção com vista ao
fornecimento de elementos relacionados com as
quantidades produzidas, fabricadas, entregues, recebidas ou
encomendadas ou sobre o preço dos bens ou serviços.
9.3.
Não existe na legislação especial qualquer
preceito que se dirija à apreciação dos meios de prova
e elaboração da sentença.
Assim, como
resulta das regras gerais, a decisão da matéria de facto
controvertida deve assentar na apreciação ou na valoração
dos meios de prova apresentados ou oficiosamente recolhidos.
Importa
para o efeito ter em consideração as especiais
circunstâncias que rodeiam a produção e valoração das provas
em áreas tão diversificadas como aquelas em que se inscrevem
os diversos direitos de propriedade intelectual e os
diversos direitos de autor e direitos conexos.
Sendo comum
a todas situações as dificuldades de circunscrição da
matéria de facto reveladora da realidade que cumpre
integrar, importa ponderar especialmente o recurso a
presunções judiciais em relação a factos controvertidos
cuja demonstração se faça por indução a partir de factos
indiciários e das regras da experiência.
Muito
raramente se conseguirá uma equiparação absoluta entre a
realidade e o que é reflectido pelos factos considerados
provados, tanto mais que se joga muitas vezes com factos
hipotéticos (v.g. vendas que poderiam ser
efectuadas) ou de prova directa difícil (v.g.
quantidade de produtos vendidos, preço unitário, receitas
globais, etc). Mas o objectivo da acção de indemnização não
tem que corresponder a um resultado absolutamente
correspondente ao prejuízo, bastando que se encontre um
valor que razoavelmente restabeleça o equilíbrio económico.
9.4.
O teor da sentença dependerá quer dos factos apurados
acerca de cada um dos pedidos, quer dos pedidos formulados.
No que
respeita à acção de responsabilidade civil extracontratual,
sendo legítimo ao autor formular pedidos genéricos,
nos termos do art. 471º do CPC ou do art. 569º do CC, a
sentença será líquida ou ilíquida consoante houver ou não
houver elementos que permitam essa condenação,
designadamente no que concerne à liquidação intercalar
dos danos, de acordo com os arts. 378º e segs. do CPC.
Mesmo nos
casos em que seja formulado pedido líquido, o
tribunal pode confrontar-se com a ausência de condições para
proferir condenação em quantia certa,
quer em função dos factos provados e não provados, quer da
posição assumida pelo autor em relação ao recurso à
equidade, nos termos do art. 338º-L, nº 5, do CPI ou do art.
211º, nº 5, do CDADC. Nestes casos optará por uma condenação
total ou parcialmente ilíquida, nos termos do art. 661º, nº
2, do CPC.
Na sentença
devem detalhar-se com precisão as bases de cálculo da
indemnização por referência aos factores que concretamente
foram atendidos, ainda que entre esses factores se inscreva
também a equidade.
A sentença
poderá ser objecto de publicação a expensas do
infractor, nos termos do art. 338º-O do CPI e 211º-A do
CDADC.
António
Santos Abrantes Geraldes
Segundo Couto Gonçalves, A protecção
nacional da propriedade industrial (à luz da
evolução recente), in Scientia Iuridica,
nº 316º, págs. 671 e segs., “a Directiva vem na
linha da orientação vertida na Parte III do
Acordo ADPIC/TRIPS (arts. 41º a 61º) que
consagra um regime de aplicação efectiva dos
direitos de propriedade intelectual dirigido à
legislação dos Estados-membros, de modo a permitir
uma efectiva acção eficaz contra qualquer acto de
infracção dos direitos de propriedade intelectual
previstos no Acordo, incluindo medidas correctivas
dissuasoras de novas infracções”.
Decidiu-se no Ac. da Rel. de Lisboa, de 2-3-04, CJ,
tomo II, pág. 71, que o desgosto causado pelo
facto da ter sido usado para fins publicitários um
determinado grafismo criado para um jornal de
qualidade, e não para mensagens publicitárias,
configura um dano de carácter não patrimonial
susceptível de reparação.
Também Adelaide Menezes Leitão, em face da
Directiva, defende que é tutelado qualquer dano
moral independentemente da gravidade, argumento que
usa para defender que o novo regime admite que o
lesado seja beneficiado à custa do infractor (A
tutela do direito da propriedade industrial na
Directiva, em Direito da Sociedade de
Informação, vol. VII, pág. 196).
Diversa é a posição de Carlos Correa,
Derecho de Patentes, pág. 388, para quem apenas
interessam para o efeito danos morais de “uma
certa magnitude”, desconsiderando, por isso, outros
que não atinjam suficiente gravidade.
Trata-se de uma solução que também perpassa pelo Ac.
da Rel. do Porto, de 27-1-09 (www.dgsi.pt),
se concluiu que a “compensação por danos não
patrimoniais apenas pode operar relativamente ao
lesado e se este provar que sofreu graves afectações
decorrentes da prática do facto ilícito, não sendo
suficiente alegar-se que esta indemnização é
necessária por razões de prevenção de futuras
infracções e que se despende esforço em inúmeras
acções judiciais que se instauram”.
A
consideração dos danos não patrimoniais varia
consoante os ordenamentos jurídicos, referindo-se
wm www.wipo.int/enforcement (da Organização
Mundial da Propriedade Intelectual, sendo o
texto intitulado “Qué clase de compensación por
daños y perjuicios se prevé en las controversias em
materia de propriedade intelectual?”) que a
indemnização é frequentemente concedida quando se
trata de violação do direito especialmente grave ou
quando a infracção tenha sido cometida com
intencionalidade, referindo-se que, na prática, tal
compensação se determina habitualmente em casos em
que a infracção tenha prejudicado a reputação do
interessado.
Repare-se que o autor não está vinculado a
apresentar na petição inicial um pedido
líquido, podendo optar pela formulação de pedido
genérico, nos termos do art. 569º do CC e do
art. 471º, nº 1, al. b), do CPC. Por outro lado,
confrontado com uma situação de total ou parcial
iliquidez da obrigação, o tribunal pode proferir
condenação no pagamento da quantia que se liquidar,
sem prejuízo da condenação imediata no pagamento da
quantia já liquidada (art. 661º, nº 2, do CPC).
Como factor relevante para efeitos de apreciação da
prova deve contar-se também o próprio
comportamento processual do infractor, pois que
estando na sai posse os elementos que porventura
poderiam ser importantes para a prova dos factos, a
falta de colaboração, se não puder reconduzir-se a
uma inversão do ónus da prova, ao menos deve ser
considerada para efeitos de atenuação do ónus da
prova imposto ao autor.
|